L’article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire, comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est (…) le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ».

L’exception posée par l’article L713-6 en faveur des dénominations sociales peut être étendue aux noms de domaine, conformément à une décision de la Cour de Cassation en date du 21 juin 2011.

Ce texte suppose la réunion de trois conditions dont notamment la bonne foi et l’absence de risque de confusion.

L’analyse de la jurisprudence nous donne quelques éléments pour apprécier ces notions.
Ainsi, dans une décision de la Cour d’Appel de Bordeaux du 12 novembre 2001, les Juges ont relevé que la mauvaise foi n’était pas établie lorsqu’il était constant que la société attaquée bénéficiait d’une marque déposée depuis plusieurs décennies et que les deux marques avaient cohabité sans difficulté pendant de nombreuses années.

La juridiction relevait également que les droits reconnus au titulaire de la marque antérieure ne faisaient pas disparaître le droit d’un producteur de vins à utiliser le nom de son terroir, même lorsque ce nom avait fait l’objet d’un dépôt antérieur par un concurrent.

L’appréciation de l’absence de risque de confusion peut se fonder sur l’ajout d’un prénom à même de distinguer les signes en présence (CA de Paris 19/10/2005) ou sur l’utilisation d’un graphisme distinct de celui utilisé pour la marque (TGI de Paris 26/09/2006), l’élément graphique devant, notamment, exclure toute prépondérance du terme contesté.

En effet, la validité d’une marque est subordonnée, en vertu de l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, à son caractère distinctif, et selon cet article :
« Sont dépourvu de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ».

Ce a) est le point le plus souvent soulevé en matière de contentieux en contrefaçon de marque.

En effet, la protection, par le biais du système de « mot-clé négatif » proposé par les moteurs de recherche et notamment le moteur Google, constitue un élément important de la protection des marques déposées.
A cet égard, la Cour d’Appel de Paris (CA Paris Pôle 5 – 4ème Ch. 19/05/2010 MULTIPASS c/ SMART & CO) a considéré que le fait de ne pas inscrire une marque en tant que mot-clé négatif, constituait une faute.
Ainsi, un annonceur bénéficiant y compris de manière non délibérée, de l’association faite par le moteur de recherche entre son propre site Internet et une requête effectuée à partir des termes protégés par un concurrent, engageait sa responsabilité, dès lors qu’il avait connaissance de l’apparition des liens commerciaux en cause à son bénéfice, et qu’il ne mettait pas fin à cette sélection automatique en inscrivant les termes litigieux sur la liste de mots-clés négatifs de Google.

En revanche, le tribunal considère que dès lors que lui a été notifié par le titulaire l’existence d’un nom de domaine qu’elle gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle est tenue ainsi que l’Afnic, à une obligation de résultats et ce, en application de l’article R 20-44-45 du code des postes et des communications électroniques précité.

En l’espèce, le tribunal relève que les sociétés demanderesses ne justifient pas avoir notifié les noms de domaine litigieux à la société EuroDNS précédemment à l’introduction de la présente instance.

Dès lors, la responsabilité de la société EuroDNS ne saurait être engagée de ce chef. »

Un raisonnement a contrario m’amène à penser que les propriétaires de marques ont tout intérêt en dehors même des saisines des tribunaux ou des centres d’arbitrage à notifier tout nom de domaine qu’ils jugent litigieux au bureau d’enregistrement concernant en précisant la mesure demandée : gel ou blocage.

A compter de cette notification (et certes en dehors d’un texte), on peut imaginer la responsabilité de ces derniers sur le même modèle que la responsabilité de l’hébergeur au titre de la LCEN.

Est-ce un nouveau pas dans la supériorité de la marque sur le nom de domaine ?
Est-ce à dire que les bureaux d’enregistrement devront s’armer de juristes en propriété intellectuelle ?

Il ressort de cette décision l’utilité pour le titulaire d’une marque enregistrée de signaler au moteur de recherches GOOGLE la protection de celle-ci en l’inscrivant dans les mots-clés négatifs.  

En effet, dans la mesure où il n’est pas possible pour un commerçant de connaître toutes les marques détenues par ses concurrents, il appartient au titulaire de la marque, s’il ne veut pas que son signe serve à l’apparition de liens commerciaux en faveur d’autres personnes, de le mettre lui-même en mot-clé négatif.  

Cette inscription doit s’effectuer dans le compte « adwords » du titulaire de la marque concernée. 

La marque peut acquérir une protection internationale au terme d’une procédure d’enregistrement menée auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

Il suffit pour cela que l’Etat d’origine du déposant soit signataire soit  :

• De l’arrangement de Madrid du 14 Avril 1891
• Du protocole relatif à l’arrangement de Madrid du 27 juin 1989.  

Ces deux traités présentent toutefois certaines différences :  

Tout dépôt International doit être précédé pour les Etats partis à l’Arrangement, d’un enregistrement de la marque au niveau national, tandis que seul un dépôt national est requis pour les états membres du Protocole. 

La marque doit être déposée à l’OMPI par le biais d’un dépôt national régularisé auprès de l’Office compétent (INPI en France).

La durée de la protection dans le cadre de l’Arrangement et du Protocole est de 10 ans renouvelable. 

La demande est soumise aux règles de l’Arrangement si elle vise des pays signataires à la fois de l’Arrangement et du Protocole, ou des pays uniquement signataires de l’Arrangement.

Si la protection est demandée pour des pays qui ne sont liés que par le Protocole, celle-ci sera soumise aux règles du Protocole.

Si la demande vise à la fois des pays qui relèvent uniquement du Protocole et des pays ayant signé l’Arrangement, les deux régimes trouveront à s’appliquer.

Tableau récapitulatif   

 La marque communautaire  

Instaurée par le Règlement du Conseil de l’Union Européenne du 20 décembre 1993, la marque communautaire permet de bénéficier d’une protection sur tout le territoire de l’Union Européenne.

La marque doit être déposée devant l’OHMI (Office de l’Harmonisation du Marché Intérieur), ou, en France, auprès de l’INPI.

Après un examen au fond et une recherche d’antériorité, l’OHMI publie la marque communautaire. Celle-ci acquiert alors, une protection uniforme et opposable à tous, au sein de l’Union Européenne.

La durée de la protection est de 10 ans renouvelables à partir de la date du dépôt.

Le signe choisi peut parfois faire l’objet de plusieurs protections : il peut être protégé au titre des dessins et modèles ou du droit d’auteur s’il est original.

Un terme banal peut faire l’objet d’une marque si l’on s’en sert pour la première fois pour désigner des produits ou services (Par exemple :  » le chat  » pour des savons), à condition notamment qu’il ne soit pas descriptif.

Principe de la spécialité

Le titulaire de la marque ne peut monopoliser le signe pour d’autres secteurs d’activité. C’est en considération de la spécialité, c’est-à-dire des produits ou services désignés, que l’on appréciera la disponibilité ou la nouveauté du signe, sa distinctivité et l’éventuelle déceptivité.

La classification administrative des marques (les classes de 1 à 45) n’a pas de valeur juridique.

Il ne sera pas tenu compte du principe de spécialité, en cas d’agissement parasitaire ou de marque notoire ou renommée. Par exemple, le choix de la marque  » Orient Express  » pour des produits de luxe peut avoir un caractère parasitaire.

Il n’y aura contrefaçon que si le signe est reproduit ou imité pour désigner des produits ou services identiques ou similaires.

L’action en contrefaçon ne joue pas en dehors de la spécialité, spécialement dans son aspect de droit pénal.

Les marques collectives

Parmi les marques collectives de certification qui garantissent le respect d’un cahier des charges, la marque est indépendante de la qualité des produits ou services.

Les marques à l’étranger

Dans le cadre d’un dépôt de marque dans plusieurs pays, chaque dépôt est indépendant (en dehors du dépôt de marque communautaire).

Le cadre législatif général

C’est à partir de la seconde moitié du XXe siècle que fût adoptée la première véritable législation française sur les marques (Loi du 23 juin 1857).

La Loi du 31 décembre 1964 a rendu le dépôt obligatoire et a donné un caractère attributif de droits au dépôt.

Ce régime a été réformé par la loi du 04 janvier 1991, visant à transposer la première Directive Européenne, tendant à harmoniser le droit des marques en Europe, du 21 décembre 1988.

La Directive a imposé un certain nombre de règles afin d’harmoniser en partie le droit des marques des

différents Etats Membres, pour éviter qu’il ne crée d’entrave à la libre circulation des produits, à la libre prestation des services et à la libre concurrence.

Le droit des brevets se retrouve en droit des marques par plusieurs emprunts, tels que l’action en revendication, le relevé de déchéances, la possibilité de notifier copie de la demande au présumé contrefacteur, les conditions d’ouverture de l’action civile en contrefaçon, la demande d’interdiction provisoire ou de constitution de garantie, l’effet absolu de la dénomination de la marque ou de sa déchéance, la faculté d’arbitrage, etc.

Par cette réforme de 1991, a été instituée une procédure d’opposition et de nouveaux cas de déchéance.

Le propriétaire négligent se voit opposer la forclusion de son droit d’agir en nullité ou en contrefaçon par tolérance, ainsi qu’un délai de prescription uniforme de trois ans pesant sur lui pour agir en contrefaçon par la voie pénale.

Ont été introduites par cette Directive Communautaire, l’intégration de la forclusion par tolérance et de la déchéance par excès de notoriété pour la marque devenue générique.

I – LE CHOIX DE LA MARQUE

Selon l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,  » La marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale « .

Le signe doit être susceptible d’une représentation graphique, être distinctif, licite et disponible.

Toute personne physique ou morale peut déposer une marque.

I-1 La marque doit être susceptible de représentation graphique

Il peut s’agir d’une marque nominale (un ou plusieurs mots -il peut s’agir par exemple d’un slogan publicitaire-), d’une marque figurative ou emblématique (dessins).

Les signes gustatifs ou olfactifs seront donc exclus en principe.

Les signes peuvent être verbaux ou figuratifs, en deux ou trois dimensions.

La marque peut être complexe et combiner plusieurs éléments.

La marque peut être sonore.

La marque peut également représenter la forme du produit ou son conditionnement, à partir du moment où cette forme est arbitraire et non imposée par une fonction technique.

La forme d’un bâtiment ou d’un véhicule, si elle a un caractère de fantaisie, est susceptible de représentation graphique et peut caractériser des services.

La combinaison de couleurs peut également être protégée ou une nuance de couleurs (exemple :  » Kodak  » avec son jaune spécifique).

I-2 Le signe doit être distinctif

Le signe doit permettre de distinguer les produits ou services des concurrents.

La marque de produit sert à identifier, promouvoir et commercialiser les produits sur lesquels ou sur le conditionnement desquels elle est apposée.

La marque de service sert à identifier les services d’un prestataire de services.

La marque doit être distinctive, cette distinctivité s’apprécie en fonction de la spécialité c’est-à-dire à l’égard des produits ou services désignés dans le dépôt.

Par exemple, le terme  » Baccara  » est distinctif et arbitraire pour une voiture, mais ne l’est pas pour un jeu de cartes.

Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.



• Ne sont pas distinctifs les termes génériques, usuels et nécessaires

Par exemple,  » crème de gruyère  » a un caractère générique pour désigner des gruyères fondus.

On recherche si, au moment du dépôt, le terme était compris ou employé en France par une large fraction de la clientèle intéressée.

• Ne sont pas distinctifs les signes descriptifs

Il s’agit des signes qui servent à désigner une caractéristique du produit ou du service, notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de services. Par exemple,  » Multimédia  » a été considéré comme descriptif pour des produits ou services utilisant différents média.

• Ne sont pas non plus distinctifs les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle

Il faut que la forme soit arbitraire et sans incidence sur la valeur substantielle du produit. Par exemple, les chocolats vendus sous une forme attractive, ou encore la célèbre doublure des imperméables  » Burberry’s « .

L’usage peut faire acquérir un caractère distinctif à des marques qui, à l’origine, étaient nécessaires, génériques, usuelles ou descriptives.

On tient compte, pour cela, de l’importance de l’usage et de sa durée.

I-3 Le signe doit être licite

• Il ne doit pas être interdit par la Convention d’Union de PARIS, par les accords instituant l’OMC (interdiction d’utiliser les drapeaux emblèmes d’Etat, les sigles d’organisations internationales,…).
• Le signe ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Il ne doit pas être contraire à une loi ou à un règlement (publicité pour le tabac, l’alcool).
• Le signe ne doit pas être déceptif : de nature à tromper le public, à lui donner de fausses informations (exemple : la marque  » Brazil  » pour des cafés de provenance différente).

L’appréciation du caractère trompeur du signe relève du pouvoir souverain des juges du fond et la Cour de Cassation vérifie que les juges ont effectivement motivé leur décision en précisant en quoi le signe est susceptible de tromper le public.

Il convient d’apprécier le caractère déceptif ou non du signe par rapport à la perception qu’en a le public considéré comme un consommateur d’attention moyenne.

La tromperie peut résider dans l’évocation seule.

I-4 Le signe doit être disponible

Le signe doit être disponible. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité.

On ne peut adopter comme marque, un signe qui porte atteinte à des droits antérieurs.

Si la procédure d’opposition n’est ouverte qu’au titulaire d’un droit antérieur, tout intéressé peut toutefois formuler des observations à l’INPI.

Il existe huit catégories d’antériorités :

• Celles constituées par des droits sur les signes distinctifs : marque (1), dénomination sociale (2), nom commercial (3) et appellation d’origine (4) ;
• Les antériorités constituées par d’autres droits de propriété intellectuelle : droit d’auteur et droit sur un dessin ou modèle (5),
• Les antériorités constituées par le droit de la personnalité (6) et la défense de certains droits des collectivités territoriales (7).

1. La marque

La marque antérieure n’est opposable que si elle est publiée au Registre National des Marques ou au Registre des Marques Communautaires, et qu’elle est relative à des produits ou services identiques ou similaires.

Pour apprécier la similitude des produits ou services, on tient compte du caractère distinctif de la marque antérieure et en particulier, le cas échéant, de sa renommée.

La marque dite  » d’usage « , exploitée sans avoir été déposée, ne constitue pas une antériorité efficace sauf cas de dépôt frauduleux.

De même, si la marque, sans être déposée, est notoirement connue, le signe ne peut pas être adopté. Le titulaire de la marque notoire dispose alors de la procédure d’opposition et de l’action en nullité pour agir contre le signe déposé. La marque notoire fait également exception au principe de la territorialité des marques. Il faut que la marque notoire ait acquis auprès de la clientèle française une célébrité ou une renommée particulière, connue d’une large fraction du public qui l’associe immédiatement aux produits ou services qu’elle distingue.

2. La dénomination sociale

Il faut qu’il existe un risque de confusion pour opposer son antériorité.

3. Nom commercial et enseigne

Il faut que les noms commerciaux et enseignes antérieurs invoqués aient un rayonnement national pour antérioriser une marque, en plus du risque de confusion.

4. L’appellation d’origine

L’appellation d’origine garantit non seulement l’origine géographique, mais aussi la qualité du produit qui bénéficie d’une protection très forte. Il n’est pas nécessaire de constater un risque de confusion.

La jurisprudence considère que l’existence d’une appellation d’origine rend le signe indisponible, même lorsque sa reconnaissance est postérieure au dépôt de la marque.

5. Les droits d’auteur

Il faut disposer de l’accord de l’auteur pour déposer à titre de marque une oeuvre protégée par le droit d’auteur.

Par exemple, le titre d’une oeuvre de l’esprit peut être protégé de trois façons. Le dépôt en tant que marque pour désigner le produit ou service dont relève l’objet intitulé, le droit d’auteur si le titre peut être qualifié de création originale et l’action en concurrence déloyale en cas de reprise du titre dans des conditions propres à créer un risque de confusion.

Néanmoins, il est possible d’utiliser une oeuvre tombée dans le domaine public (70 ans après le décès de l’auteur), sous réserve du respect du droit moral de l’auteur.

6. Droits de la personnalité

Le choix du signe ne doit pas porter atteinte aux droits de la personnalité d’autrui, notamment au droit sur le patronyme, sur le pseudonyme ou l’image d’une personne.

Le juge peut ordonner l’interdiction ou l’annulation de la marque ou une réglementation supprimant toute confusion.

Seul le titulaire du droit de la personnalité peut agir.

7. Attribut des collectivités territoriales

Il est interdit d’adopter un signe qui porte atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Ces antériorités n’ont pas un caractère exhaustif.

Peut notamment être ajoutée à cette liste, en vertu de la jurisprudence, l’adresse d’un site internet (nom de domaine).

II L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

En France, l’enregistrement, même s’il est subordonné à un examen administratif de forme et de fond, n’est qu’un examen administratif et n’assure nullement la validité de la marque qui peut toujours être annulée par la suite.

La marque appartient au premier déposant.

II-1 Le dépôt

Toute demande d’enregistrement doit être déposée à l’INPI, au Greffe du Tribunal de Commerce.

Si le déposant est domicilié ou a son siège à l’étranger, il doit élire domicile en France et constituer un mandataire établi en France.

Un dépôt ne peut porter que sur une seule marque à la fois et doit comporter l’identification du déposant,

le modèle de la marque, ainsi qu’une brève description.

L’étendue de la protection doit être déterminée.

La description des produits ou services visés par la protection doit être suffisamment claire pour permettre de délimiter, de façon immédiate, le contenu du dépôt.

L’examen de l’INPI touche au fond et à la forme, bien que l’examen au fond ne soit pas exhaustif en terme, notamment, de recherche des antériorités.

Le déposant peut rectifier les erreurs matérielles de son dépôt.

Toute irrégularité fait l’objet d’une notification motivée au déposant.

Le déposant a toujours la possibilité de rectifier ou de retirer spontanément sa demande au cours de la procédure.

Si la marque est admise, elle fait l’objet d’une inscription au Registre National des Marques et d’une publication au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle).

A compter du dépôt, le déposant dispose d’un délai de priorité de 6 mois pour protéger la marque dans les autres pays de l’Union, sans risquer de se voir opposer les antériorités constituées dans l’intervalle.

II-2 La procédure d’opposition

Tout dépôt recevable est publié dans les 6 semaines au BOPI. Cette publication fait courir le délai de 2 mois ouvert aux tiers pour former opposition.

Dans les deux mois de la publication du dépôt au BOPI, tout intéressé peut formuler des observations auprès du Directeur de l’INPI.

Les observations sont dépourvues d’effet juridique.

Les titulaires de droits antérieurs bénéficient d’une procédure d’opposition si le dépôt porte atteinte à ceux-ci.

C’est à partir de cette publication que l’on peut inscrire des droits sur la marque (licences, notamment) et que les actes d’utilisation de la marque peuvent être qualifiés de contrefaçon.

II-3 Le renouvellement

La protection est accordée pour 10 ans et peut être renouvelée indéfiniment.

Pour renouveler la marque, il faut posséder un droit sur cette marque, mais la jurisprudence a jugé que le cessionnaire qui n’a pas publié son droit au Registre National des Marques ne peut pas opérer un renouvellement valable.

Le renouvellement doit être demandé au cours des 6 derniers mois de validité de l’enregistrement.

Un renouvellement anticipé, plus de 6 mois avant le terme, est possible tout en faisant un nouveau dépôt pour le signe modifié ou l’extension du produit ou service.

On peut, par la suite, renouveler en une seule déclaration les deux enregistrements.

II-4 La marque notoire

S’agissant d’une marque notoire, il suffit qu’elle soit notoirement connue pour pouvoir être opposable et agir en nullité de l’enregistrement de sa marque par un tiers.

On parle de marque notoire lorsque la marque célèbre n’est pas déposée en France et on parle de marque de renommée lorsque la marque notoire a été déposée. Leurs régimes sont similaires.

Le public à prendre en compte est le grand public, et non un public de spécialistes.

L’action en nullité de dépôt de marque notoire se prescrit par 5 ans à compter de la date de l’enregistrement, à moins que l’enregistrement ait été effectué de mauvaise foi.

II-5 L’action en revendication

Depuis 1991, l’action en revendication permet à la personne qui a un droit sur la marque de revendiquer sa propriété lorsqu’un enregistrement a été demandé soit en fraude de ses droits, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

Les conséquences en sont la substitution du titulaire initial de la marque au profit de celui ayant mené avec succès une telle action.

L’assignation et le jugement sont inscrits au Registre National des Marques.

L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

Néanmoins, celui qui a réalisé le dépôt frauduleux ne peut invoquer la prescription triennale s’il est de mauvaise foi.

III LA PERTE DU DROIT

III-1 Perte par renonciation

La perte du droit peut se faire par renonciation à tout moment à condition qu’elle soit transcrite au Registre National des Marques ; elle peut se réaliser aussi par non-renouvellement de la marque à l’issue des 10 ans.

III-2 Perte par annulation

L’enregistrement de la marque peut être annulé chaque fois que le dépôt n’est pas conforme aux conditions de validité de la marque, est détourné de sa finalité ou que l’enregistrement a été réalisé en fraude au droit des tiers ou à la loi.

Certains vices sont des vices de nullité absolue, comme l’impossibilité de la représentation graphique du signe, l’absence de caractère distinctif, l’ilicéité du signe (signe interdit, contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, déceptif).

Tout intéressé peut alors agir en annulation.

En revanche, les droits antérieurs sanctionnent la marque viciée par une nullité relative.

La décision d’annulation a un effet absolu.

L’action en nullité peut être introduite à tout moment.

III-3 Perte par tolérance

Le titulaire du droit antérieur ne peut agir si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 années.

Cette forclusion ne s’applique qu’aux produits et services ayant fait l’objet de la tolérance.

III-4 Perte par déchéance

D’autres cas de déchéance sont également possibles.

(a) La déchéance pour défaut d’exploitation de la marque :

Il faut que la marque n’ait pas été exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans. L’usage indirect avec l’accord du propriétaire est assimilé à un usage fait par le propriétaire. L’usage doit être public et dirigé par la clientèle et sur le territoire français. L’exploitation doit être non équivoque et sérieuse, même si elle est restreinte. Néanmoins, un acte d’exploitation entrepris dans les 3 mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de l’introduction d’une action en déchéance, ne fera pas obstacle à la déchéance (période suspecte).

Néanmoins, la marque peut être exploitée avec une légère différence, à condition que son caractère distinctif essentiel soit respecté. La déchéance demandée peut également être partielle. En effet, c’est au regard des produits ou services effectivement désignés dans l’enregistrement que doit s’apprécier le défaut d’exploitation. L’exploitation pour des produits non désignés, même s’ils sont similaires, ne seront pas considérés comme des usages sérieux de la marque.

Toutefois, cela n’empêche pas le titulaire de la marque d’agir en contrefaçon pour l’utilisation de produits similaires. Le défendeur peut mettre en avant des motifs légitimes de son défaut d’exploitation, comme la suspension de son exploitation dans l’attente d’une autorisation administrative.

La déchéance peut être demandée en justice par tout intéressé. Elle le sera le plus souvent de manière incidente, par le défendeur dans un litige.

Le Tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le propriétaire de la marque possède son domicile ou siège social. La charge de la preuve est renversée et il incombe au propriétaire de la marque d’apporter la preuve par tout moyen de l’exploitation.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de 5 années. En conséquence, les actes antérieurs seront toujours considérés comme des actes de contrefaçon.

(b) La déchéance peut également intervenir parce que la marque est devenue déceptive

Il peut s’agir, par exemple, d’un élément géographique qui ne correspond plus à l’origine des produits.

C’est à celui qui demande la déchéance de prouver son caractère déceptif.

(c) La déchéance peut également intervenir du fait de l’utilisation générique de la marque

Il s’agit de la vulgarisation du signe devenu générique par le fait du titulaire de la marque. Le public a alors cessé de percevoir la marque en tant que telle, mais y voit plutôt le nom commun d’un produit ou service ( » caddy « ,  » fermeture éclair « ,  » walkman « ,…). Il est donc nécessaire de constater l’usage généralisé de la marque comme terme générique pour désigner un produit ou service. La raison de cette déchéance se trouve dans l’attitude passive du propriétaire de la marque qui n’a pas accompli les diligences raisonnables pour avertir le public du caractère protégé de son signe. Lorsque l’usage est fait par un concurrent, l’action en contrefaçon est possible. S’il s’agit d’un usage non commercial, dans la presse, seule une action en responsabilité civile paraît a priori envisageable. Pourtant, la jurisprudence accueille aussi l’action en contrefaçon en pareil cas. L’effet de la décision prononçant la déchéance est absolu. En revanche, la charge de la preuve pèse sur le demandeur qui doit rapporter la preuve du caractère générique du terme et de l’attitude du titulaire de la marque.

Blandine POIDEVIN

La loi de 85 a consacré le principe de la protection du logiciel par le droit d’auteur.

La loi du 10/05/91 a transposé en droit français les principes de la directive européenne du 14/05/91.
Par cette loi, le droit d’auteur applicable au logiciel est aménagé pour répondre aux exigences pratiques d’une création immatérielle qui présente également un bien utilitaire, voire une valeur économique.

L’œuvre est protégée durant le vie de l’auteur et 70 ans au-delà, 50 ans dans le cas de l’œuvre collective .Pour le créateur de matériel informatique, le brevet, les dessins et modèles, le savoir-faire… sont des protections cumulables éventuellement.

Le brevet semble être la protection la mieux adaptée au matériel informatique en tant qu’invention.

La protection du logiciel par le droit des brevets ?

L’Administration semble envisager le dépôt éventuel.

Selon une directive de l’OEB, le programme d’ordinateur en tant que tel n’est pas susceptible d’être breveté mais si le logiciel revendiqué apporte une contribution de caractère technique à l’état de la technique, la brevetabilité ne devrait pas être mise en cause pour la simple raison qu’un programme d’ordinateur est impliqué dans sa mise en œuvre.

L’intérêt de la protection par le brevet est de bénéficier d’une protection couvrant les différentes étapes du logiciel.

Conditions de la protection

Quels sont les logiciels protégeables ?

L’originalité est la seule condition à la protection par le droit d’auteur.

Pour apprécier l’originalité, on oppose la marque de la personnalité de l’auteur à une logique automatique et contraignante.

application : suppose l’examen de la structure interne et externe du logiciel, interfaces…

remarque : le caractère scientifique ne fait pas obstacle à la protection (cf arrêt Pachot) ; les créations assistées par ordinateur peuvent être originales

preuve : appréciation souveraine du juge du fond, charge de la preuve de l’absence d’originalité incombe à celui qui l’invoque, mais la personne assignée en contrefaçon doit apporter la preuve de l’originalité de son oeuvre.

A qui appartiennent les droits sur le logiciel ?

Le logiciel créé par un salarié de l’entreprise

Par dérogation au droit commun de la Propriété Littéraire et Artistique, le logiciel créé par un salarié appartient à l’employeur sous réserve des conditions suivantes :

- le créateur du logiciel est salarié de l’entreprise

- il agit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur (même si le logiciel a été créé en dehors des horaires ou du lieu de travail)

- sauf clause contraire du contrat de travail.
L’employeur est investi des droits patrimoniaux, il peut exploiter le logiciel et en tirer un profit pécuniaire.

Toutefois, il est nécessaire de stipuler par une clause spécifique au contrat la cession des droits pour éviter les difficultés lors du départ du salarié de l’entreprise ou de la modification d’employeur.

Le logiciel créé à partir d’un logiciel existant

C’est le cas du logiciel existant qui serait adapté, traduit, transformé ou amélioré

Le logiciel nouveau bénéficie de la protection s’il remplit la condition d’originalité.

Toutefois, l’auteur du logiciel nouveau doit obtenir l’autorisation préalable de l’auteur initial.

Le contrat est le plus sûr moyen de formaliser l’autorisation et les conditions de l’adaptation.

Le logiciel spécifique

Cas de l’œuvre de commande du client à une SSII ou à un prestataire indépendant en vue de la conception et de la réalisation du programme adapté à ses besoins.

Les droits de propriété intellectuelle sont attribués à l’auteur du logiciel.

L’entreprise qui a commandé le logiciel (sauf dispositions contraires dans le contrat) n’a aucun droit sur le logiciel, ne peut le reproduire pour le commercialiser.

Elle peut simplement utiliser les programmes et faire les copies nécessaires.

Le contrat peut prévoir des dispositions contraires et aménager la cession ou la concession de certains droits au profit du client.

Il convient de régler la question dans le contrat de l’accès au code-source qui peut être détenu par un tiers (convention de séquestre).

La maintenance doit faire l’objet d’un contrat distinct de celui portant sur la mise à disposition du logiciel.

On entend par contrat de maintenance ou de suivi de logiciel, l’ensemble des services offerts à l’utilisateur pour faciliter l’utilisation du logiciel ou pour remédier aux erreurs qui peuvent l’affecter.

Le logiciel peut être conçu et développé par le prestataire et le client en commun

Les partenaires pourront se partager la propriété intellectuelle sur le logiciel par contrat.

Le contrat doit alors prévoir la répartition des droits financiers, la part de redevances versées par les clients, les différents services assurés par chacun des copropriétaires…

L’entreprise, auteur du logiciel

L’entreprise peut dans le cas de l’ œuvre collective se faire attribuer directement les droits sur le logiciel, elle est alors considérée comme auteur.

La cession du logiciel

L’article L131-3 exige de mentionner dans l’acte de cession chacun des droits cédés.

La licence

L’auteur du logiciel détermine les droits qu’il concède à l’utilisateur.

Les droits concédés peuvent être le droit de reproduction, de traduction, d’adaptation, de modification, de mise sur le marché à titre onéreux…

Les conditions d’utilisation identifient l’étendue des droits et limitent l’usage.

Application : prévoir les sites d’exploitation, le type de matériel, la version du système d’exploitation, la configuration, les personnes utilisatrices, le nombre d’utilisateurs, le nombre de copies de sauvegarde autorisées, la durée…

A titre préventif, il est important d’informer les utilisateurs sur la protection du logiciel, c’est le cas du contrat de licence d’exploitation apposé sur le progiciel.

Droits de l’utilisateur

L’auteur ne peut s’opposer à l’adaptation du logiciel quand elle est nécessaire pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination.

Toutefois, il peut l’interdire par contrat.

La contrefaçon

Tous les actes qui vont au delà des actes autorisés sont des actes de contrefaçon.

On apprécie la contrefaçon en fonction des ressemblances et non des différences.

La preuve peut se faire par la procédure de saisie-contrefaçon.

Une spécificité de la procédure est intéressante : les commissaires de police sont tenus à la demande de tout auteur d’un logiciel d’opérer une saisie-description du logiciel.

Cette disposition est financièrement intéressante comparée à la procédure classique dans le cas d’une reproduction sur plusieurs sites.

Le dépôt privé

Le logiciel original est protégé par le droit d’auteur indépendamment de toute formalité.

Le dépôt privé du logiciel permet de se préconstituer le preuve de la création, de donner une date certaine à la création.

Pour cette raison, il apparaît prudent de déposer des mises à jour substantielles.

A noter , les circuits intégrés ou autres puces électroniques font l’objet d’une protection spécifique, ils bénéficient de la protection des topographies de produits semi-conducteurs.

Les bases de données répondent elles aussi à un régime particulier attribuant des droits à l’auteur de la base et au fabricant.

Contexte

Les différents types d’attaques informatiques (virus, vers, chevaux de Troie, bombes logiques) sont sanctionnés pénalement en droit français par les articles 323-1 à 323-7 du nouveau code pénal issus de la loi Godfrain.

En particulier, ‘le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300000 francs d’amende’ (article 323-2 Nouveau Code Pénal). De même, ‘le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient‘ est puni des mêmes peines (article 323-3 NCP).

Ces deux textes ont été utilisés très tôt par la jurisprudence comme fondement juridique d’une action pénale contre une infection par un virus informatique (CA Paris, 15 mars 1995, JCP 1995, IV, 1425). Ce sont donc ces textes pénaux que l’entreprise victime pourra invoquer à l’encontre de l’auteur des atteintes de son système informatique, même si bien souvent l’identification de cet auteur ne sera pas aisée à déterminer.

La nécessité de sécuriser le serveur de l’entreprise.

Les serveurs d’entreprises doivent donc être sécurisés face à ce type d’attaques de plus en plus perfectionnées et nombreuses. Cette sécurisation doit s’effectuer sur un double plan : technique et juridique (ou contractuel).Les entreprises sont invitées, notamment par la C.N.I.L., à rédiger des chartes d’utilisation de l’outil informatique et des réseaux au sein de l’entreprise. Les dispositions de ces chartes doivent définir des procédures de sécurité strictes à respecter.

Les mêmes dispositions contractuelles doivent être prises avec les administrateurs réseaux et tout tiers amené à accéder ou à utiliser le serveur de l’entreprise. Une formation du personnel sera également la bienvenue.

Ce premier stade de sécurité permet de sensibiliser les salariés aux problèmes de sécurité et de se déresponsabiliser partiellement.

Du point de vue technique, l’entreprise devra également prendre un certain nombre de mesures avec notamment l’installation d’un firewall, d’anti-virus mis à jour quotidiennement, des mesures de blocage des tentatives d’intrusion et des virus informatiques, la gestion de mots de passe et autres systèmes d’accès limité et hiérarchisé utilisant des clés de cryptologie.Il faudra également sécuriser les installations informatiques au niveau physique (sécurité des locaux).

En l’absence de ce minimum de diligence quant à la mise en œuvre de mesures de sécurité, les serveurs d’entreprises sont exposés à un risque réel d’attaque. Les hackers aiment sévir de façon anonyme ou en usurpant l’identité d’autres personnes. Se servir d’un serveur d’entreprise les intéresse donc au plus haut point pour propager des virus, notamment aux adresses électroniques répertoriées sur ledit serveur (adresses de clients, de partenaires, fournisseurs, salariés…).Dès lors, dans quelle mesure l’entreprise, expéditrice naïve d’un virus, pourrait-elle voir ses responsabilités pénale et/ ou civile engagées? En cas de contentieux, il appartiendra au juge et aux experts désignés d’apprécier l’existence ou non de la responsabilité en fonction des mesures préventives qui ont été prises, de l’état de l’art de la sécurité informatique et de l’apparition de nouveaux types de virus.

Ainsi, une entreprise qui sera victime de la première ‘vague de contamination’ d’un nouveau virus, qu’aucun anti-virus ne connaît, ne verra sans doute pas sa responsabilité engagée ; alors que si le serveur de l’entreprise est infecté par un virus qui date de plusieurs mois et propage celui-ci, sa responsabilité sera certainement retenue.

L’éventuelle responsabilité pénale.

L’article 29 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés énonce que ‘toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d’informations nominatives, s’engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, ou communiquées à des tiers non autorisés‘. La violation de cet article 29 est lourdement sanctionnée pénalement par l’article 226-17 du code pénal (cinq ans d’emprisonnement et 300000 euros d’amende). L’article 17 de la directive du 24 octobre 1995 vient compléter cette obligation de sécurité qui pèse sur le responsable du traitement.Celui-ci ‘doit mettre en œuvre les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que toute autre forme de traitement illicite. Ces mesures doivent assurer, compte-tenu de l’état de l’art et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des risques à protéger‘.

La vocation première de ces textes est de protéger les droits fondamentaux des personnes concernées par le traitement de données personnelles.

Mais le contenu de ces dispositions reste large ( ‘et notamment‘) et il semble pouvoir couvrir le cas d’une infection d’un client par un virus informatique émis par le serveur de l’entreprise; serveur qui constitue le traitement automatisé de données et sur lequel se trouve notamment le carnet d’adresses des clients.

Il est souvent considéré que le manquement de l’obligation de sécurité prévue à l’article 29 de la loi de 1978 pourrait servir de fondement à une action si les employés, les clients ou les internautes subissent un préjudice du fait d’une mauvaise protection du système informatique (absence d’un firewall par exemple) et du fait de l’intrusion d’un virus facilitée par défaut de filtres techniques ou de vigilance.

La jurisprudence semble ne pas avoir encore eu à se prononcer sur la question. En tout état de cause, si la responsabilité pénale de l’employeur n’était pas retenue, celui-ci pourrait voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 du code civil.

La responsabilité civile de l’employeur.

L’absence d’une grande partie des moyens de sécurisation du serveur de l’entreprise décrits ci-dessus est susceptible de constituer une faute civile donnant lieu à responsabilité.Cette omission dans la mise en place de mesures de sécurité suffisantes caractérisera une faute par abstention. L’article 1383 du code civil énonce que ‘chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence‘. L’entreprise qui n’aura pas pris des mesures de sécurité raisonnables pour protéger son serveur contre une infection informatique virale sera de toute évidence négligente au sens de cette disposition.

Comme nous l’avons dit précédemment, ce sera au juge et aux experts de déterminer si la faute est constituée.

Lorsque le virus (ou la bombe logique) est installé sur le serveur de l’entreprise par un de ses salariés, les clients ou partenaires de l’entreprise qui seraient ensuite contaminés par ce virus (depuis ce serveur) peuvent bien sûr engager la responsabilité pénale dudit salarié sur le fondement des articles 323-2 et 323-3 du code pénal, mais également la responsabilité civile de l’employeur sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil.Cet article énonce que ‘les maîtres et les commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés‘. Dans l’hypothèse qui nous intéresse, ce texte aura vocation à s’appliquer de manière certaine tant les juges ont fait une application très large de cet article dans d’autres domaines.

En effet, la jurisprudence considère que dès l’instant que le salarié a agi sur le lieu de son travail, pendant le temps et à l’occasion de celui-ci, le salarié n’agit pas hors de ses fonctions.

Tel a été le cas du préposé d’une entreprise de nettoyage ou de gardiennage auteur d’un vol dans les locaux extérieurs que son entreprise était chargée de nettoyer ou de surveiller (Civ. 2^ème, 22 mai 1995, crim., 16 février 1999), ou encore du salarié qui a projeté de l’air comprimé dans le rectum d’un compagnon de travail, trouvant dans son emploi l’occasion et les moyens de sa faute (Crim., 23 juin 1988).

Certes, l’employeur pourra ensuite se retourner contre le salarié fautif, mais sans être certain d’être intégralement remboursé (problèmes d’insolvabilité).

La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur la responsabilité d’un employeur du fait des dommages causés par l’introduction sur son serveur, par l’un de ses salariés, d’un virus ayant contaminé des clients.Le tribunal correctionnel de Lyon, le 20 février 2001 a condamné un ancien salarié qui avait envoyé, depuis son nouveau poste de travail et sur le matériel mis à sa disposition par son nouvel employeur, une grande quantité de courriers électroniques et de fichiers sur le serveur de son ancien employeur dans le seul but d’encombrer la bande passante et de ralentir son système.

Ce salarié écopa de huit mois de prison avec sursis et 20000 francs d’amende et fut condamné à 300000 francs de dommages et intérêts pour les préjudices qu’il avait causé à son ancien employeur.

Dans cette affaire, la responsabilité civile du nouvel employeur du fait de son salarié sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 ne fut pas engagée, mais ce risque existe bel et bien, ce pourquoi, l’employeur doit assurer la sécurité de son serveur et faire signer à ces différents salariés des règles d’utilisation de l’outil informatique.

Conclusion

Toute entreprise qui possède son propre serveur est donc vivement incitée à prendre des mesures de sécurité appropriées, tant sur le plan technique, juridictionnel et organisationnel.En effet, en cas de faute ou de négligence quant à cette obligation de sécurité provoquant l’infection par un virus préalablement contracté de milliers de clients et de fournisseurs, l’entreprise, au-delà du fait qu’elle est susceptible de voir sa responsabilité engagée verra son image de marque ternie et perdra la confiance de ses différents interlocuteurs… confiance qui est au cœur du succès du commerce électronique.