L’article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire, comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est (…) le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ».

L’exception posée par l’article L713-6 en faveur des dénominations sociales peut être étendue aux noms de domaine, conformément à une décision de la Cour de Cassation en date du 21 juin 2011.

Ce texte suppose la réunion de trois conditions dont notamment la bonne foi et l’absence de risque de confusion.

L’analyse de la jurisprudence nous donne quelques éléments pour apprécier ces notions.
Ainsi, dans une décision de la Cour d’Appel de Bordeaux du 12 novembre 2001, les Juges ont relevé que la mauvaise foi n’était pas établie lorsqu’il était constant que la société attaquée bénéficiait d’une marque déposée depuis plusieurs décennies et que les deux marques avaient cohabité sans difficulté pendant de nombreuses années.

La juridiction relevait également que les droits reconnus au titulaire de la marque antérieure ne faisaient pas disparaître le droit d’un producteur de vins à utiliser le nom de son terroir, même lorsque ce nom avait fait l’objet d’un dépôt antérieur par un concurrent.

L’appréciation de l’absence de risque de confusion peut se fonder sur l’ajout d’un prénom à même de distinguer les signes en présence (CA de Paris 19/10/2005) ou sur l’utilisation d’un graphisme distinct de celui utilisé pour la marque (TGI de Paris 26/09/2006), l’élément graphique devant, notamment, exclure toute prépondérance du terme contesté.

Le préjudice peut consister en un détournement de clientèle ou de prospect, voire le blocage du lancement d’une innovation ou d’une campagne de communication par un concurrent, faute de disposer du nom.

En termes d’image, l’effet pour l’entreprise peut être désastreux dans la mesure où l’internaute a l’impression d’être sur le site réel de l’entreprise et non sur le site du cyber-squatteur. De fait, l’internaute peut se voir proposer un service de moindre ou faible qualité ou pire encore, être victime d’une escroquerie, etc…

Il faudra à l’entreprise légitime saisir les tribunaux ou les Centres d’Arbitrage pour espérer récupérer le nom cybersquatté.

Il est utile de savoir que la jurisprudence a tendance à reconnaitre des droits au premier exploitant du nom en question à partir du moment où le terme litigieux n’est pas, par ailleurs, utilisé en tant que marque, dénomination sociale, ou autre.

D’un point de vue juridique, il est donc important, d’une part, d’effectuer une veille régulière des noms de l’entreprise, et d’autre part, de vérifier qui est renseigné comme titulaire du nom de domaine sous la rubrique « registrant » et qui bénéficiera donc de la présomption de propriété de ce nom de domaine.

En effet, en cas d’échec de la procédure arbitrale ou judiciaire, l’entreprise risque même de devoir racheter au prix fort ce nom.

Le premier réflexe peut être pour une entreprise de déposer les dénominations sociales, enseignes de son entreprise, de ses produits, mais également des noms proches :

par exemple, pour le nom d’un produit, le déposer au pluriel, au singulier, avec ou sans tiret, en imaginant le terme sous un langage SMS, avec différentes extensions de premier niveau (.com, .net, .org) ou de niveau national (.fr, .be)…

Il peut être utile de renforcer les droits sur les noms par des dépôts en tant que marque.

Il est également nécessaire d’avoir le réflexe, pour chacun de ces noms de domaine, de les mettre en exploitation réelle et non de se contenter d’une page d’attente, sachant que tous les noms de domaine peuvent renvoyer au même site.

Enfin, il sera utile de mettre en place pour se défendre contre toute opération de cyber-squatting, des procédures qui peuvent être soit des procédures judiciaires, soit des procédures alternatives de résolution des litiges.

Ces procédures alternatives de résolution du litige peuvent être effectuées en ligne. Il en existe quatre à ce jour en France.

Il s’agit de la procédure PARL du .fr et .re proposée par l’AFNIC, de la recommandation en ligne du CMAP, les centres de l’OMPI et le forum sur le droit sur l’Internet : ces procédures PARL s’effectuent entièrement en ligne.

En conclusion, il faut anticiper le dépôt des noms de domaines potentiellement intéressants pour la communication ou le développement de l’entreprise et les protéger.

]]> http://www.jurisexpert.net/comment-se-premunir-contre-le-cybersquatting/feed/ 0 http://www.jurisexpert.net/bien-choisir-sa-marque-pour-une-protection-pertinente/ http://www.jurisexpert.net/bien-choisir-sa-marque-pour-une-protection-pertinente/#comments Mon, 12 May 2008 15:12:18 +0000 Blandine Poidevin http://www.jurisexpert.net/bien-choisir-sa-marque-pour-une-protection-pertinente/ Depuis la multiplication des litiges relatifs aux noms de domaine, la démarche légitime de toute personne souhaitant s’entourer d’un minimum de garantie est de déposer son nom de domaine en tant que marque.En oubliant parfois que le choix d’une marque répond à un cadre juridique précis.L’affaire Maxi résume cette situation.  C’est le nom d’un magazine féminin connu de la plupart, investissant régulièrement dans des campagnes de publicité pour renforcer l’éventuelle notoriété de sa marque.Il a ainsi agi devant le centre d’arbitrage de l’OMPI contre l’enregistrement du nom de domaine maxi.fr.Son action a été rejetée à cause du caractère banal du terme maxi, « terme issu du langage commun ». (OMPI, 31/12/07, n°DFR 2007-0052)Le choix d’un nom de domaine présentant un caractère générique ou banal expose son propriétaire à ne pas pouvoir agir sur le fondement du droit des marques.Pour être valable, la marque doit être distinctive.Le code de la propriété intellectuelle définit la distinctivité comme « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service » (art L711-2 Al2 b CPI).