I / La notion d’invention brevetable

La notion d’invention brevetable est définie de manière négative par le Code de la Propriété intellectuelle. Celui-ci ne définit pas ce qu’est une invention mais ce qui ne l’est pas.

Ainsi, l’article L611-10 alinéa 2 dispose :
« Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
a) les découvertes, ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations artistiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;[le cas des programmes d'ordinateurs = le cas du logiciel → III]
d) les présentations d’informations. »

Le CPI définit également les inventions qui ne sont pas brevetables.

Ainsi, selon l’article L.611-16 :
« les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre de l’une de ces méthodes ».

Ne sont pas non plus brevetables selon l’article L.611-17 :
« les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire ».

Enfin, l’article L.611-19 dispose également que :
« Ne sont pas brevetables :
1° Les races animales ;
2° Les variétés végétales […] ;
3° Les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;
4° Les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés ».

L’invention peut porter sur un procédé (ex : un procédé de lutte contre les parasites des animaux à sang chaud) ou sur un produit (ex : une molécule, un matériau, une machine).

Un procédé peut être défini comme une suite d’étapes techniques produisant un effet technique.

II / Les conditions de la brevetabilité

L’article L.611-10 du CPI dispose :
« Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ».

II.1/ La nouveauté

La nouveauté est définie à l’article L.611-11 du CPI :
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible aux public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demande de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ».

L’invention ne doit pas exister de toutes pièces dans l’état de la technique.

L’invention ne doit donc pas avoir été rendue accessible au public, quels qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de la présentation au public. Si tel est le cas, l’invention n’est plus brevetable.

Ex : la divulgation dans une revue scientifique de l’invention la veille du dépôt détruit la nouveauté.

Souvent, l’inventeur lui-même détruit la nouveauté. Il faut donc veiller à conserver le secret absolu à l’égard de l’invention, notamment en prenant le soin de faire signer des accords de confidentialité à toutes les personnes qui ont accès à l’invention (salariés, partenaires commerciaux, partenaires financiers, sous-traitants, personnes ayant accès aux locaux).

Ex : il a été jugé que l’entreposage d’un produit constitutif d’une invention dans un local ouvert et accessible au public était destructeur de la nouveauté. Idem pour un essai effectué dans des circonstances insuffisamment confidentielles.

Exception : si la divulgation résulte d’un abus, elle n’affecte pas la nouveauté de l’invention, si elle a lieu dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande. L’abus peut, par exemple, consister en la divulgation en violation d’un secret professionnel, d’une obligation contractuelle de confidentialité ou sans l’accord de l’inventeur.

II.2 / L’activité inventive

La notion d’activité inventive est définie à l’article L.611-14 du CPI :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au 3ème alinéa de l’article L.611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive ».

Cette condition est donc subtile et subjective (fondée sur les connaissances de l’homme du métier), c’est donc la plus difficile à apprécier.

L’homme du métier peut être défini comme un homme de l’art normalement compétent, à savoir un spécialiste confirmé dans le domaine concerné mais de qualité moyenne. On parle de connaissances normales. Il est celui du domaine technique auquel se rattache l’invention.

Ex : Si l’homme du métier en cosmétologie ne peut méconnaître les principes essentiels de la dermatologie, ses connaissances ne s’étendent pas aux dernières communications et recherches dans le domaine de la cancérologie, qui ne sont pas encore des données acquises et incontestables de la science (TGI Paris, 16 novembre 1994).

Ainsi, pour lui, l’invention ne doit pas être évidente. La non-évidence est appréciée par les tribunaux au regard d’un faisceau d’indices.

Ex : il est évident pour l’homme du métier d’utiliser, par de simples opérations d’exécution, un élément d’un type connu pour lui faire remplir la même fonction dans une application équivalente ( CA Paris, 5 mai 1988).

Notion de combinaison et juxtaposition de moyens connus :

Ex : Une combinaison de moyen nécessite la coopération de ces moyens en vue d’un résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés. Ainsi, c’est à bon droit qu’un arrêt prononce la nullité d’un brevet pour défaut de nouveauté de la revendication 1 et pour défaut d’activité inventive de la revendication 1 à 6, dès lors qu’il relève que ces revendications, loin de former une combinaison, ne constituent qu’une simple juxtaposition de moyens (Cass. Com., 4 mai 1993).

Ex : Les divers éléments pris séparément étant divulgués, la combinaison de ces éléments qui tendaient, pour une même application industrielle, au même résultat, apparaît comme découlant de manière évidente de l’état de la technique (CA Bordeaux, 15 janvier 1990).

Ex : la Cour qui retient que les antériorités invoquées ne décrivaient pas la combinaison d’une douille d’un emploi simple et d’un élément de fixation permettant de supporter le poids d’un homme, que cette combinaison décrivait un moyen nouveau et ne découlait pas pour l’homme du métier du secteur considéré d’une manière évidente de l’état antérieur de la technique constituée par les brevets invoqués au titre de l’antériorité, a légalement justifié sa décision (Cass. Com., 18 octobre 1994).

II.3 / L’application industrielle

La dernière condition de la brevetabilité est définie à l’article L.611-15 du CPI :
« Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture ».

Cette condition est beaucoup plus facile à remplir, étant donné qu’il suffit que le produit ou le procédé puisse être mis en œuvre par ou pour l’industrie. Dès lors que l’invention présente un caractère technique, la condition est acquise.
En outre, la notion d’industrie est appréciée très largement et couvre toutes les activités humaines organisées.

Ainsi, tous les produits répondent à la condition dès lors que la fabrication peut être manufacturée. Pour les procédés, il suffit que leur mise en œuvre ait une signification économique et dépasse donc la sphère privée.

Ex : La condition d’application industrielle est remplie dès lors que l’objet de l’invention peut être fabriqué, sans que l’atteinte de résultat soit exigée (CA Paris, 17 octobre 2007).

Ex : Une méthode contraceptive destinée à être mise en œuvre dans un cadre privé et intime n’est pas susceptible d’application industrielle (OEB, chambre des recours techniques, 9 novembre 1994).

III / Le cas particulier de la brevetabilité des logiciels

Il est acquis que le logiciel est protégé par le droit d’auteur. Cette protection ne porte que sur la forme et non sur les idées. Le logiciel sera protégé s’il est original.
Ainsi, le titulaire des droits d’auteur sur le logiciel pourra interdire aux tiers de le reproduire, de l’utiliser, de l’adapter ou encore de le commercialiser.

Depuis longtemps, les industriels réclamaient que les logiciels puissent faire l’objet d’une protection par le brevet.

Or, il existe un principe ancien d’exclusion de la brevetabilité des logiciels (loi du 2 janvier 1968).

L’article L.611-10 du CPI dispose d’ailleurs que ne sont pas considérés comme des inventions « les programmes d’ordinateurs » (toujours en vigueur).

Cependant, compte tenu des enjeux économiques, la plupart des offices accordent plus ou moins ouvertement des brevets sur des inventions logicielles en tant que successions d’opérations logiques décrivant un procédé qui peut avoir une application technique.

Au niveau européen, l’article 52 de la Convention sur le Brevet Européen prévoit l’exclusion de brevetabilité des « programmes d’ordinateurs en tant que tels », c’est-à-dire les logiciels « per se ».

L’exclusion ne concerne donc pas les dispositifs matériels qui permettent le fonctionnement, la mise en œuvre du logiciel. C’est pourquoi, un ordinateur ou certains de ses éléments peuvent parfaitement être brevetés.

L’OEB a évolué et a accepté la brevetabilité de programmes pouvant être revendiqués en eux-mêmes, comme produits-programmes ou comme enregistrement sur un support.

Une évolution des textes aurait été opportune mais elle n’est pas intervenue.
Le Parlement a rejeté en juillet 2005 la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

1.Le droit du producteur sur sa base de données ou droit sui generis.

Le recensement d’un ensemble de données constitue une base de données à son producteur. Ce statut de producteur confère un droit afin de protéger cette base de données, droit institué par la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 transposé en France par la loi n°98-536 du 1er juillet 1998.
Ce droit consiste à protéger la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements en vue de constituer une base de données. Dès lors qu’il y a prise d’initiative et de risque économique, le producteur bénéficie d’une protection sur la base de données dès lors que la constitution, la présentation ou la vérification de celle-ci atteste d’un investissement financier, matériel et humain substantiel (art. L341-1 al.1er du Code de propriété intellectuelle).
L’investissement doit être réel et non un simple engagement de frais de fonctionnement.
Il s’agit d’un monopole d’exploitation permettant au producteur d’interdire toute extraction totale ou partielle et toute utilisation abusive de sa base, à savoir :
des données prises dans leur ensemble
de la structure et outils de la base (thesaurus et système d’indexation)
L’extraction, selon l’article L342-1-1° CPI est un transfert temporaire ou permanent
L’utilisation, selon l’article L342-1-1° CPI est la mise à disposition substantielle. Depuis la décision DirectMedia Publishing / Université de Fribourg de la CJCE du 9 octobre 2008 (Aff. C 304/07), la consultation de la base et la réutilisation d’une partie des informations en constituant sa propre base constitue une extraction.

Une jurisprudence européenne (arrêt PANINI du Conseil de la concurrence en date du 9 novembre 2004) affirme que lorsque le producteur de la base a fourni un investissement pour la constitution de ces données pour son activité, cet investissement ne sera pas pris en considération comme investissement substantiel dans la création de la base de données.
Seul sera pris en considération l’investissement relatif à la structure de la base, soit le contrat de l’organisateur avec la société de développement.
Toutefois, si la qualité substantielle de l’investissement devait être discutée, ce sera en justice et selon l’appréciation souveraine des juges du fond.
Si le droit du public à l’information ainsi que le droit à la concurrence plaident en faveur du tiers, la protection offerte par les droits de propriété intellectuelle rend nécessaire la prise de précautions en amont.

2.Les droits d’auteur relatifs à la base de données
Le producteur est à l’origine de la création de la base et pourra réclamer le respect de ses droits d’auteur sur cette dernière, au titre de l’article L 112-3 du Code de propriété intellectuelle. Pour être protégeable au titre du droit d’auteur, la base de données devra répondre à l’exigence d’originalité. Ce critère permettra de la distinguer de la simple compilation, non protégeable au titre du droit d’auteur.

Seront protégés par le droit d’auteur la base de données dans son ensemble ainsi que divers éléments susceptibles d’être originaux, à savoir :
Logiciel
Interface graphique
Données considérées individuellement
Ce droit fait l’objet d’exceptions dont il convient d’examiner l’applicabilité à votre entreprise.
L’article L122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur ne peut interdire :
« a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ; »

Par conséquent en vertu du droit à l’information le tiers peut utiliser les données relatives à la programmation mais dans le strict cadre de l’information :
Développements critiques
Développements disponibles dans l’application pendant le temps de l’actualité
Dans cette optique, l’article L122-5 9° vous permettra de diffuser toute photographie, citation du texte de la pièce ou autre élément de l’œuvre présentée, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer :
le nom de l’auteur. 
le respect de la proportionnalité de la citation soit (court extrait)
l’absence d’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. (mesure des propos)

Les précautions à prendre : une différence visuelle, fonctionnelle et de contenus.
Afin d’éviter que l’utilisation des informations par un tiers soit contestée, des licences d’utilisation de la base de données sont possibles.
Il serait également envisageable, à défaut d’un tel accord, de récolter l’ensemble des informations directement auprès des personnes à l’origine de celles-ci (exemple : les salles de cinéma pour un site d’actualités cinématographiques).

En cas de comparaison des bases de données, les éléments suivants seront examinés :
le traitement des données
la recherche utilisateur
la présentation graphique (charte graphique)
le contenu même
les fonctionnalités

 « L’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers, ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclu » (Art. L.122-7-1 du CPI).

Sur le modèle du logiciel libre, c’est-à-dire d’un logiciel diffusé sous une licence donnant à chaque utilisateur, outre les droits d’utilisation, des droits de modification, de diffusion, de copie, d’étude, etc. du logiciel libre, avec sa licence la plus connue, la Licence Publique Générale GNU-GPL, la FREE SOTWARE FOUNDATION a récemment publié une licence de documentation libre, appelée GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE (GFDL), permettant d’adapter le modèle du logiciel libre aux écrits sous forme de manuels, d’ouvrages, ou de tout document écrit.  

En adoptant cette licence, chacun des utilisateurs peut copier, redistribuer, avec ou sans modification, commercialement ou non, le document objet de la licence GFDL.  

Initialement, cette licence a été conçue pour s’appliquer à la documentation accompagnant les logiciels sous licence GPL. Toutefois, répondant à une réelle attente de la part de nombreux internautes, il est vraisemblable que son champ d’application soit beaucoup plus large.  

A la différence de la licence GPL, la GFDL prévoit des restrictions dans la liberté de modification de l’œuvre. Elle est incompatible avec la licence GNU GPL. C’est la raison pour laquelle vingt programmes informatiques sont distribués sous une double licence GPL et GFDL.  

Du fait de cette incompatibilité, des documents publiés sous une licence GFDL ne peuvent être insérés dans un logiciel sous licence GPL, et inversement.  

La licence GFDL prévoit, par exemple, que les mentions des sources devront être préservées, ainsi que les termes de la distribution, ou encore la liste des auteurs. Les versions modifiées devront inclure une note indiquant qu’il s’agit d’une version modifiée.  

La dernière version publiée de licence GFDL date du 3 novembre 2008 (GFDL 1.3). Il est à noter que cette dernière version intègre différentes demandes émanant de la fondation Wikimedia, entre autres de Wikipedia, et de l’association sans but lucratif Creative Commons Corporation.  

La nouvelle version prévoit également un lien automatique permettant d’être restauré dans ses droits après réparation d’une violation des termes de cette licence.

 L’orientation générale de cette licence

L’un des objectifs essentiels de cette licence est de permettre à l’auteur de conserver le crédit de son travail, sans pour autant le rendre responsable des modifications opérées par d’autres contributeurs. C’est en ce sens qu’il apparaît que le champ d’application de cette licence peut être relativement large, puisque l’on rejoint là les préoccupations de nombreux auteurs publiant sur Internet.  

Cette licence devrait connaître un vif intérêt dans le monde de l’éducation et universitaire, généralement, pour toute publication scientifique. Elle ne se limite pas aux publications sur Internet, puisqu’elle s’adresse à tout support, y compris des supports qui pourraient faire l’objet d’une publication papier. La licence est alors mondiale, sans redevance, et sans limite quant à sa durée, sous réserve de la durée propre de l’existence du droit d’auteur.  

Toutes les modifications apportées à l’œuvre doivent elles mêmes suivre le régime initial de la licence GFDL.  

Les droits de l’utilisateur  

L’utilisateur peut copier, distribuer le document sous la licence GFDL, sur tout support, à titre commercial ou non, à condition de rappeler les termes de la licence GFDL ainsi que les crédits des auteurs. Toutefois, aucune mesure technique de protection qui serait susceptible d’empêcher ou de contrôler la lecture ou les copies ne peut être utilisée.  

Une copie à titre commerciale est possible.  

Certaines dispositions spécifiques s’appliquent à la copie en nombre, supérieure à 100 copies. Les modifications doivent respecter une charte graphique particulière, afin de préserver les crédits des auteurs précédents.  

Le non-respect de cette licence entraîne automatiquement la résiliation des droits obtenus au travers de celle-ci. Ils peuvent être restaurés à titre provisoire ou définitif, si la violation cesse. Cette restauration peut, par exemple, intervenir s’il y a régularisation sous trente jours en cas de première violation. La résiliation de cette licence n’entraîne pas résiliation de l’utilisateur ayant reçu copie du récipiendaire de la résiliation.   

Références : www.gnu.org/licenses/licences.html .

La philosophie générale s’inspire des logiciels libres, notamment de la licence GNU GPL.  

Il s’agit d’adapter cette licence pour encadrer juridiquement des éléments aussi différents que de la vidéo, de la musique, des textes ou des images, de façon relativement large sur Internet et sans léser les auteurs.  

Les licences Creative Commons veulent proposer une alternative aux auteurs qui souhaiteraient décider de la diffusion de leurs œuvres sans finalité commerciale systématique, au bénéfice de la création dans son ensemble.

 La notion de logiciel libre fonctionne autour de quatre libertés principales :  

• La liberté d’exécuter le programme pour tout usage;
• La liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de l’adapter à ses besoins;
• La liberté de redistribuer des copies et d’aider autrui;
• La liberté d’améliorer le programme et de publier ces améliorations au service de toute la communauté.  

Il s’agit, selon le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, d’un ensemble de phénomènes très variés fondés autant sur la diffusion, et donc le partage, que sur la création collective. 

Les premières licences Creative Commons ont été proposées aux Etats-Unis en Décembre 2002, et la version française en Novembre 2004. 

Les licences Creative Commons n’ont pas pour objet de retirer à l’auteur son libre arbitre : son œuvre reste protégée par le Code de la Propriété Intellectuelle.  

L’avantage des licences Creative Commons réside dans la souplesse du mécanisme, contrairement à d’autres licences comme la licence Art Libre (LAL) ou la licence IANG, qui s’appliquent également à tout type d’œuvre. La marge de manœuvre de l’auteur est plus importante dans la licence Creative Commons. Il est proposé aux auteurs des contrats type pour la mise à disposition de leur œuvre. L’auteur autorise à l’avance le public à effectuer certaines utilisations selon ses propres conditions.  

La relation auteur/utilisateurs est simplifiée au maximum, les licences Creative Commons définissant les faits, les conditions dans lesquelles une œuvre peut être utilisée par une série de pictogrammes qui établissent les conditions d’utilisation.  

Consentir à un usage sous licence Creative Commons revient à autoriser l’utilisation de l’œuvre selon les contrats type proposés.  

L’auteur peut combiner de manière originale les quatre conditions suivantes :  

• La paternité,
• L’utilisation commerciale,
• Les œuvres dérivées,
• Le partage de conditions initiales à l’identique.  

6 licences différentes sont offertes aux auteurs français : 

Paternité
Paternité Pas de Modification
Paternité Pas d’Utilisation Commerciale Pas de Modification
Paternité Pas d’Utilisation Commerciale
Paternité Pas d’Utilisation Commerciale Partage des Conditions Initiales à l’Identique
Paternité Partage des Conditions Initiales à l’Identique

[ Source : http://fr.creativecommons.org/contrats.htm]

L’iconographie proposée permet aux utilisateurs de savoir de quels droits ils disposent.  

De façon homogène, tous les contrats autorisent de façon non exclusive la reproduction, la distribution et la communication de l’œuvre au public à titre gratuit, y compris dans des œuvres dites collectives.  

L’auteur a obligation de faire apparaître clairement au public les conditions de la licence de mise à disposition à chaque utilisation ou diffusion.  

Les options ne peuvent être levées qu’après autorisation du titulaire des droits.  

Ainsi, ces licences permettent l’usage large d’une œuvre et permettent d’en faciliter l’exploitation.  

La philosophie de certains auteurs actuels, comme l’explique Didier FROCHOT en matière d’information scientifique, est la suivante : « ce qui compte pour toute une catégorie d’auteur (chercheurs scientifiques, auteurs d’information professionnelle…) c’est à la fois de partager leurs découvertes, leurs connaissances pour s’enrichir mutuellement, et aussi se faire connaître. La reconnaissance sociale constitue la meilleure « rémunération psychologique » dans ces milieux » (D. FROCHOT). Néanmoins, au-delà de cette philosophie, un modèle économique reste à créer.  

En effet, si le modèle de licences Creative Commons exclut le principe même d’un usage commercial ou d’une contrepartie autre qu’une couverture médiatique, l’usage commercial peut succéder à un contrat Creative Commons.  

De même, différentes questions relatives aux difficultés d’application de ces licences au droit d’auteur français restent en suspens.  

Le droit moral continuera à s’opposer aux utilisateurs de l’œuvre. Dans la conception française, le droit moral est de droit public et l’auteur ne peut y renoncer. Il bénéficie donc de cette protection complémentaire.  

Enfin, on ne pourrait que conseiller une définition précise de la notion d’usage commercial. En effet, de nombreuses exploitations concernent des usages indirects. Il a été considéré par exemple qu’un journal utilisant des photographies sans l’autorisation du photographe, et alors que les photographies étaient proposées sous licences non commerciales, n’entrait pas dans le cadre de la licence décidée par l’auteur. En effet, l’exploitation des photographies elles-mêmes illustrant une page bénéficiant de recettes publicitaires n’entre-t-elle pas dans le cadre d’un usage commercial ?  

Thèmes abordés :

- Obligations concernant les données nominatives et la protection de la vie privée

- Propriété intellectuelle et obligations en termes de sécurité et sauvegardes

Le signe choisi peut parfois faire l’objet de plusieurs protections : il peut être protégé au titre des dessins et modèles ou du droit d’auteur s’il est original.

Un terme banal peut faire l’objet d’une marque si l’on s’en sert pour la première fois pour désigner des produits ou services (Par exemple :  » le chat  » pour des savons), à condition notamment qu’il ne soit pas descriptif.

Principe de la spécialité

Le titulaire de la marque ne peut monopoliser le signe pour d’autres secteurs d’activité. C’est en considération de la spécialité, c’est-à-dire des produits ou services désignés, que l’on appréciera la disponibilité ou la nouveauté du signe, sa distinctivité et l’éventuelle déceptivité.

La classification administrative des marques (les classes de 1 à 45) n’a pas de valeur juridique.

Il ne sera pas tenu compte du principe de spécialité, en cas d’agissement parasitaire ou de marque notoire ou renommée. Par exemple, le choix de la marque  » Orient Express  » pour des produits de luxe peut avoir un caractère parasitaire.

Il n’y aura contrefaçon que si le signe est reproduit ou imité pour désigner des produits ou services identiques ou similaires.

L’action en contrefaçon ne joue pas en dehors de la spécialité, spécialement dans son aspect de droit pénal.

Les marques collectives

Parmi les marques collectives de certification qui garantissent le respect d’un cahier des charges, la marque est indépendante de la qualité des produits ou services.

Les marques à l’étranger

Dans le cadre d’un dépôt de marque dans plusieurs pays, chaque dépôt est indépendant (en dehors du dépôt de marque communautaire).

Le cadre législatif général

C’est à partir de la seconde moitié du XXe siècle que fût adoptée la première véritable législation française sur les marques (Loi du 23 juin 1857).

La Loi du 31 décembre 1964 a rendu le dépôt obligatoire et a donné un caractère attributif de droits au dépôt.

Ce régime a été réformé par la loi du 04 janvier 1991, visant à transposer la première Directive Européenne, tendant à harmoniser le droit des marques en Europe, du 21 décembre 1988.

La Directive a imposé un certain nombre de règles afin d’harmoniser en partie le droit des marques des

différents Etats Membres, pour éviter qu’il ne crée d’entrave à la libre circulation des produits, à la libre prestation des services et à la libre concurrence.

Le droit des brevets se retrouve en droit des marques par plusieurs emprunts, tels que l’action en revendication, le relevé de déchéances, la possibilité de notifier copie de la demande au présumé contrefacteur, les conditions d’ouverture de l’action civile en contrefaçon, la demande d’interdiction provisoire ou de constitution de garantie, l’effet absolu de la dénomination de la marque ou de sa déchéance, la faculté d’arbitrage, etc.

Par cette réforme de 1991, a été instituée une procédure d’opposition et de nouveaux cas de déchéance.

Le propriétaire négligent se voit opposer la forclusion de son droit d’agir en nullité ou en contrefaçon par tolérance, ainsi qu’un délai de prescription uniforme de trois ans pesant sur lui pour agir en contrefaçon par la voie pénale.

Ont été introduites par cette Directive Communautaire, l’intégration de la forclusion par tolérance et de la déchéance par excès de notoriété pour la marque devenue générique.

I – LE CHOIX DE LA MARQUE

Selon l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,  » La marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale « .

Le signe doit être susceptible d’une représentation graphique, être distinctif, licite et disponible.

Toute personne physique ou morale peut déposer une marque.

I-1 La marque doit être susceptible de représentation graphique

Il peut s’agir d’une marque nominale (un ou plusieurs mots -il peut s’agir par exemple d’un slogan publicitaire-), d’une marque figurative ou emblématique (dessins).

Les signes gustatifs ou olfactifs seront donc exclus en principe.

Les signes peuvent être verbaux ou figuratifs, en deux ou trois dimensions.

La marque peut être complexe et combiner plusieurs éléments.

La marque peut être sonore.

La marque peut également représenter la forme du produit ou son conditionnement, à partir du moment où cette forme est arbitraire et non imposée par une fonction technique.

La forme d’un bâtiment ou d’un véhicule, si elle a un caractère de fantaisie, est susceptible de représentation graphique et peut caractériser des services.

La combinaison de couleurs peut également être protégée ou une nuance de couleurs (exemple :  » Kodak  » avec son jaune spécifique).

I-2 Le signe doit être distinctif

Le signe doit permettre de distinguer les produits ou services des concurrents.

La marque de produit sert à identifier, promouvoir et commercialiser les produits sur lesquels ou sur le conditionnement desquels elle est apposée.

La marque de service sert à identifier les services d’un prestataire de services.

La marque doit être distinctive, cette distinctivité s’apprécie en fonction de la spécialité c’est-à-dire à l’égard des produits ou services désignés dans le dépôt.

Par exemple, le terme  » Baccara  » est distinctif et arbitraire pour une voiture, mais ne l’est pas pour un jeu de cartes.

Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.



• Ne sont pas distinctifs les termes génériques, usuels et nécessaires

Par exemple,  » crème de gruyère  » a un caractère générique pour désigner des gruyères fondus.

On recherche si, au moment du dépôt, le terme était compris ou employé en France par une large fraction de la clientèle intéressée.

• Ne sont pas distinctifs les signes descriptifs

Il s’agit des signes qui servent à désigner une caractéristique du produit ou du service, notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de services. Par exemple,  » Multimédia  » a été considéré comme descriptif pour des produits ou services utilisant différents média.

• Ne sont pas non plus distinctifs les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle

Il faut que la forme soit arbitraire et sans incidence sur la valeur substantielle du produit. Par exemple, les chocolats vendus sous une forme attractive, ou encore la célèbre doublure des imperméables  » Burberry’s « .

L’usage peut faire acquérir un caractère distinctif à des marques qui, à l’origine, étaient nécessaires, génériques, usuelles ou descriptives.

On tient compte, pour cela, de l’importance de l’usage et de sa durée.

I-3 Le signe doit être licite

• Il ne doit pas être interdit par la Convention d’Union de PARIS, par les accords instituant l’OMC (interdiction d’utiliser les drapeaux emblèmes d’Etat, les sigles d’organisations internationales,…).
• Le signe ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Il ne doit pas être contraire à une loi ou à un règlement (publicité pour le tabac, l’alcool).
• Le signe ne doit pas être déceptif : de nature à tromper le public, à lui donner de fausses informations (exemple : la marque  » Brazil  » pour des cafés de provenance différente).

L’appréciation du caractère trompeur du signe relève du pouvoir souverain des juges du fond et la Cour de Cassation vérifie que les juges ont effectivement motivé leur décision en précisant en quoi le signe est susceptible de tromper le public.

Il convient d’apprécier le caractère déceptif ou non du signe par rapport à la perception qu’en a le public considéré comme un consommateur d’attention moyenne.

La tromperie peut résider dans l’évocation seule.

I-4 Le signe doit être disponible

Le signe doit être disponible. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité.

On ne peut adopter comme marque, un signe qui porte atteinte à des droits antérieurs.

Si la procédure d’opposition n’est ouverte qu’au titulaire d’un droit antérieur, tout intéressé peut toutefois formuler des observations à l’INPI.

Il existe huit catégories d’antériorités :

• Celles constituées par des droits sur les signes distinctifs : marque (1), dénomination sociale (2), nom commercial (3) et appellation d’origine (4) ;
• Les antériorités constituées par d’autres droits de propriété intellectuelle : droit d’auteur et droit sur un dessin ou modèle (5),
• Les antériorités constituées par le droit de la personnalité (6) et la défense de certains droits des collectivités territoriales (7).

1. La marque

La marque antérieure n’est opposable que si elle est publiée au Registre National des Marques ou au Registre des Marques Communautaires, et qu’elle est relative à des produits ou services identiques ou similaires.

Pour apprécier la similitude des produits ou services, on tient compte du caractère distinctif de la marque antérieure et en particulier, le cas échéant, de sa renommée.

La marque dite  » d’usage « , exploitée sans avoir été déposée, ne constitue pas une antériorité efficace sauf cas de dépôt frauduleux.

De même, si la marque, sans être déposée, est notoirement connue, le signe ne peut pas être adopté. Le titulaire de la marque notoire dispose alors de la procédure d’opposition et de l’action en nullité pour agir contre le signe déposé. La marque notoire fait également exception au principe de la territorialité des marques. Il faut que la marque notoire ait acquis auprès de la clientèle française une célébrité ou une renommée particulière, connue d’une large fraction du public qui l’associe immédiatement aux produits ou services qu’elle distingue.

2. La dénomination sociale

Il faut qu’il existe un risque de confusion pour opposer son antériorité.

3. Nom commercial et enseigne

Il faut que les noms commerciaux et enseignes antérieurs invoqués aient un rayonnement national pour antérioriser une marque, en plus du risque de confusion.

4. L’appellation d’origine

L’appellation d’origine garantit non seulement l’origine géographique, mais aussi la qualité du produit qui bénéficie d’une protection très forte. Il n’est pas nécessaire de constater un risque de confusion.

La jurisprudence considère que l’existence d’une appellation d’origine rend le signe indisponible, même lorsque sa reconnaissance est postérieure au dépôt de la marque.

5. Les droits d’auteur

Il faut disposer de l’accord de l’auteur pour déposer à titre de marque une oeuvre protégée par le droit d’auteur.

Par exemple, le titre d’une oeuvre de l’esprit peut être protégé de trois façons. Le dépôt en tant que marque pour désigner le produit ou service dont relève l’objet intitulé, le droit d’auteur si le titre peut être qualifié de création originale et l’action en concurrence déloyale en cas de reprise du titre dans des conditions propres à créer un risque de confusion.

Néanmoins, il est possible d’utiliser une oeuvre tombée dans le domaine public (70 ans après le décès de l’auteur), sous réserve du respect du droit moral de l’auteur.

6. Droits de la personnalité

Le choix du signe ne doit pas porter atteinte aux droits de la personnalité d’autrui, notamment au droit sur le patronyme, sur le pseudonyme ou l’image d’une personne.

Le juge peut ordonner l’interdiction ou l’annulation de la marque ou une réglementation supprimant toute confusion.

Seul le titulaire du droit de la personnalité peut agir.

7. Attribut des collectivités territoriales

Il est interdit d’adopter un signe qui porte atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Ces antériorités n’ont pas un caractère exhaustif.

Peut notamment être ajoutée à cette liste, en vertu de la jurisprudence, l’adresse d’un site internet (nom de domaine).

II L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

En France, l’enregistrement, même s’il est subordonné à un examen administratif de forme et de fond, n’est qu’un examen administratif et n’assure nullement la validité de la marque qui peut toujours être annulée par la suite.

La marque appartient au premier déposant.

II-1 Le dépôt

Toute demande d’enregistrement doit être déposée à l’INPI, au Greffe du Tribunal de Commerce.

Si le déposant est domicilié ou a son siège à l’étranger, il doit élire domicile en France et constituer un mandataire établi en France.

Un dépôt ne peut porter que sur une seule marque à la fois et doit comporter l’identification du déposant,

le modèle de la marque, ainsi qu’une brève description.

L’étendue de la protection doit être déterminée.

La description des produits ou services visés par la protection doit être suffisamment claire pour permettre de délimiter, de façon immédiate, le contenu du dépôt.

L’examen de l’INPI touche au fond et à la forme, bien que l’examen au fond ne soit pas exhaustif en terme, notamment, de recherche des antériorités.

Le déposant peut rectifier les erreurs matérielles de son dépôt.

Toute irrégularité fait l’objet d’une notification motivée au déposant.

Le déposant a toujours la possibilité de rectifier ou de retirer spontanément sa demande au cours de la procédure.

Si la marque est admise, elle fait l’objet d’une inscription au Registre National des Marques et d’une publication au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle).

A compter du dépôt, le déposant dispose d’un délai de priorité de 6 mois pour protéger la marque dans les autres pays de l’Union, sans risquer de se voir opposer les antériorités constituées dans l’intervalle.

II-2 La procédure d’opposition

Tout dépôt recevable est publié dans les 6 semaines au BOPI. Cette publication fait courir le délai de 2 mois ouvert aux tiers pour former opposition.

Dans les deux mois de la publication du dépôt au BOPI, tout intéressé peut formuler des observations auprès du Directeur de l’INPI.

Les observations sont dépourvues d’effet juridique.

Les titulaires de droits antérieurs bénéficient d’une procédure d’opposition si le dépôt porte atteinte à ceux-ci.

C’est à partir de cette publication que l’on peut inscrire des droits sur la marque (licences, notamment) et que les actes d’utilisation de la marque peuvent être qualifiés de contrefaçon.

II-3 Le renouvellement

La protection est accordée pour 10 ans et peut être renouvelée indéfiniment.

Pour renouveler la marque, il faut posséder un droit sur cette marque, mais la jurisprudence a jugé que le cessionnaire qui n’a pas publié son droit au Registre National des Marques ne peut pas opérer un renouvellement valable.

Le renouvellement doit être demandé au cours des 6 derniers mois de validité de l’enregistrement.

Un renouvellement anticipé, plus de 6 mois avant le terme, est possible tout en faisant un nouveau dépôt pour le signe modifié ou l’extension du produit ou service.

On peut, par la suite, renouveler en une seule déclaration les deux enregistrements.

II-4 La marque notoire

S’agissant d’une marque notoire, il suffit qu’elle soit notoirement connue pour pouvoir être opposable et agir en nullité de l’enregistrement de sa marque par un tiers.

On parle de marque notoire lorsque la marque célèbre n’est pas déposée en France et on parle de marque de renommée lorsque la marque notoire a été déposée. Leurs régimes sont similaires.

Le public à prendre en compte est le grand public, et non un public de spécialistes.

L’action en nullité de dépôt de marque notoire se prescrit par 5 ans à compter de la date de l’enregistrement, à moins que l’enregistrement ait été effectué de mauvaise foi.

II-5 L’action en revendication

Depuis 1991, l’action en revendication permet à la personne qui a un droit sur la marque de revendiquer sa propriété lorsqu’un enregistrement a été demandé soit en fraude de ses droits, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

Les conséquences en sont la substitution du titulaire initial de la marque au profit de celui ayant mené avec succès une telle action.

L’assignation et le jugement sont inscrits au Registre National des Marques.

L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

Néanmoins, celui qui a réalisé le dépôt frauduleux ne peut invoquer la prescription triennale s’il est de mauvaise foi.

III LA PERTE DU DROIT

III-1 Perte par renonciation

La perte du droit peut se faire par renonciation à tout moment à condition qu’elle soit transcrite au Registre National des Marques ; elle peut se réaliser aussi par non-renouvellement de la marque à l’issue des 10 ans.

III-2 Perte par annulation

L’enregistrement de la marque peut être annulé chaque fois que le dépôt n’est pas conforme aux conditions de validité de la marque, est détourné de sa finalité ou que l’enregistrement a été réalisé en fraude au droit des tiers ou à la loi.

Certains vices sont des vices de nullité absolue, comme l’impossibilité de la représentation graphique du signe, l’absence de caractère distinctif, l’ilicéité du signe (signe interdit, contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, déceptif).

Tout intéressé peut alors agir en annulation.

En revanche, les droits antérieurs sanctionnent la marque viciée par une nullité relative.

La décision d’annulation a un effet absolu.

L’action en nullité peut être introduite à tout moment.

III-3 Perte par tolérance

Le titulaire du droit antérieur ne peut agir si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 années.

Cette forclusion ne s’applique qu’aux produits et services ayant fait l’objet de la tolérance.

III-4 Perte par déchéance

D’autres cas de déchéance sont également possibles.

(a) La déchéance pour défaut d’exploitation de la marque :

Il faut que la marque n’ait pas été exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans. L’usage indirect avec l’accord du propriétaire est assimilé à un usage fait par le propriétaire. L’usage doit être public et dirigé par la clientèle et sur le territoire français. L’exploitation doit être non équivoque et sérieuse, même si elle est restreinte. Néanmoins, un acte d’exploitation entrepris dans les 3 mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de l’introduction d’une action en déchéance, ne fera pas obstacle à la déchéance (période suspecte).

Néanmoins, la marque peut être exploitée avec une légère différence, à condition que son caractère distinctif essentiel soit respecté. La déchéance demandée peut également être partielle. En effet, c’est au regard des produits ou services effectivement désignés dans l’enregistrement que doit s’apprécier le défaut d’exploitation. L’exploitation pour des produits non désignés, même s’ils sont similaires, ne seront pas considérés comme des usages sérieux de la marque.

Toutefois, cela n’empêche pas le titulaire de la marque d’agir en contrefaçon pour l’utilisation de produits similaires. Le défendeur peut mettre en avant des motifs légitimes de son défaut d’exploitation, comme la suspension de son exploitation dans l’attente d’une autorisation administrative.

La déchéance peut être demandée en justice par tout intéressé. Elle le sera le plus souvent de manière incidente, par le défendeur dans un litige.

Le Tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le propriétaire de la marque possède son domicile ou siège social. La charge de la preuve est renversée et il incombe au propriétaire de la marque d’apporter la preuve par tout moyen de l’exploitation.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de 5 années. En conséquence, les actes antérieurs seront toujours considérés comme des actes de contrefaçon.

(b) La déchéance peut également intervenir parce que la marque est devenue déceptive

Il peut s’agir, par exemple, d’un élément géographique qui ne correspond plus à l’origine des produits.

C’est à celui qui demande la déchéance de prouver son caractère déceptif.

(c) La déchéance peut également intervenir du fait de l’utilisation générique de la marque

Il s’agit de la vulgarisation du signe devenu générique par le fait du titulaire de la marque. Le public a alors cessé de percevoir la marque en tant que telle, mais y voit plutôt le nom commun d’un produit ou service ( » caddy « ,  » fermeture éclair « ,  » walkman « ,…). Il est donc nécessaire de constater l’usage généralisé de la marque comme terme générique pour désigner un produit ou service. La raison de cette déchéance se trouve dans l’attitude passive du propriétaire de la marque qui n’a pas accompli les diligences raisonnables pour avertir le public du caractère protégé de son signe. Lorsque l’usage est fait par un concurrent, l’action en contrefaçon est possible. S’il s’agit d’un usage non commercial, dans la presse, seule une action en responsabilité civile paraît a priori envisageable. Pourtant, la jurisprudence accueille aussi l’action en contrefaçon en pareil cas. L’effet de la décision prononçant la déchéance est absolu. En revanche, la charge de la preuve pèse sur le demandeur qui doit rapporter la preuve du caractère générique du terme et de l’attitude du titulaire de la marque.

Blandine POIDEVIN

Les droits d’auteur s’appliquent à toute oeuvre de l’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, selon l’article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.Pour qu’une oeuvre de l’esprit soit protégée par le droit d’auteur, elle doit être originale.

L’originalité est définie par la Jurisprudence comme le reflet de la personnalité de l’auteur. Il doit s’agir d’une activité créatrice propre.

Les simples idées ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur. Seule est protégeable la mise en forme des idées, l’expression.

Pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, aucune formalité n’est nécessaire.

L’oeuvre est protégée du seul fait de sa création. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à un dépôt ou d’apposer une mention « tous droits cédés » ou autre copyright. L’absence de mention sur une oeuvre ne signifie pas, à l’inverse, qu’elle peut être utilisée librement.

Toute exploitation d’une oeuvre nécessite l’autorisation de l’auteur. A défaut, s’applique l’article L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lequel constitue « un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».

L’auteur bénéficie de droits patrimoniaux et de droits moraux.

a) Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur d’obtenir une rémunération contre l’utilisation de son oeuvre. Les droits patrimoniaux conditionnent l’exploitation de l’oeuvre.

Le droit d’auteur existe pendant toute la vie de l’auteur et pendant une durée de 70 ans après son décès.

Les droits patrimoniaux sont composés de droits de représentation et d’un droit de reproduction.

La représentation consiste en la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque (article L.122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle), le droit de reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tout procédé qui permette de la communiquer au public d’une manière indirecte (article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).Certaines exceptions prévoient la possibilité d’exploiter l’oeuvre sans l’autorisation de l’auteur.

Ces exceptions sont les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, ainsi que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, et non destinées à une utilisation collective. Ces exceptions ne s’appliquent ni aux logiciels ni aux bases de données.

Le projet de réforme en cours en matière de droit d’auteur prévoit l’ajout de nouvelles exceptions concernant l’enseignement scolaire et le public en difficulté, tel que le public handicapé.

L’exception de courte citation, prévue à l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, est essentiellement limité aux oeuvres littéraires. Elles nécessitent que soient cités la source et le nom de l’auteur.

L’article L.111-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que, lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire, sous réserve que soit clairement indiqué le nom de l’auteur et la source, les revues de presse.

Selon la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, la revue de presse suppose nécessairement une présentation conjointe et parfois comparative de divers documentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème, ou un même événement.

La Jurisprudence a tendance à réserver la qualification de revue de presse aux journalistes et aux organismes de presse.

b) Concernant le droit moral

Le droit moral est reconnu par la doctrine comme l’expression du lien qui unit l’auteur à son oeuvre.

L’article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Les articles suivants évoquent le droit de divulgation, ainsi que le droit de repentir et de retrait.

Grâce à ses prérogatives au titre des droits moraux, l’auteur a droit au respect de son oeuvre. Ce droit lui permet de s’opposer à toute modification, altération ou dénaturation.

L’auteur a la faculté au titre de son droit de divulgation de décider seul de la première communication au public de son oeuvre et des conditions matérielles de son exploitation au moment de sa diffusion.

Les droits moraux sont inaliénables, perpétuels, insaisissables et imprescriptibles.

Toute atteinte au droit moral de l’auteur donne lieu à réparation. Par exemple, toute omission du nom de l’auteur d’une oeuvre originale peut causer à l’auteur un préjudice moral.Une réparation lui est alors due (Cour d’Appel de PARIS, 4 mai 1983).

c) Concernant les bases de données

Le droit des bases de données a été introduit en droit Français par la loi du 1er juillet 1998(loi n° 1998-536), qui est venue transposer la directive du 11 mars 1996.Cette loi confère un droit spécifique au producteur de la base de données, intitulé droit sui generis. Il s’agit, par ce droit sui generis, de protéger les éditeurs et fabricants de bases de données au regard de leurs investissements, en parallèle au droit d’auteur conféré à la base de données qui serait originale.

Cette protection, afférente au producteur, s’exerce en toute indépendance et sans préjudice de celle résultant du droit d’auteur.

L’article L.112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle définit la base de données comme un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

Le droit sui generis protège la base de données contre toute extraction qualitativement ou quantitativement substantielle. La protection bénéficie au producteur de la base de données, c’est-à-dire celui qui prend l’initiative de constituer la base de données et qui assume le risque de cette réalisation, sachant que ce pratique est, en pratique, essentiellement un risque financier.

La protection conférée au producteur est limitée à 15 ans. Pour bénéficier de cette protection, le producteur doit établir que la création de sa base de données a constitué un investissement financier, matériel ou humain substantiel. De même, l’extraction doit être qualitativement ou quantitativement substantielle.

La violation de ce droit sui generis est pénalement sanctionnée et fait encourir une peine de deux ans d’emprisonnement et de 250.000 € d’amende, doublée en cas de récidive, et quintuplée en cas de responsabilité de la personne morale.

Blandine POIDEVIN