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Matinale « Notaires : protégez-vous avec le droit des marques « 

Nous organisons demain matin dans nos locaux une matinale d’échange autour du droit des marques :
L’installation de nouveaux notaires résultant de la loi « Macron » rend le marché plus concurrentiel. Dans ce contexte, la protection du nom de son étude par le dépôt d’une marque doit être envisagée avec soin. Quel signe choisir? Comment s’assurer de sa disponibilité? Comment le protéger ? Quelle protection sur Internet?

De l’intérêt de choisir un nom de domaine distinctif

Les plus âgés se souviendront de la jurisprudence « Bois tropicaux » de 2002.

Les plus jeunes pourront se reporter à la décision rendue le 1er octobre 2018 par le TGI de Rennes rappelant l’utilité de choisir un nom de domaine distinctif.

Le litige opposait la société Ariase, titulaire du nom de domaine « lesartisansdemenageurs.fr », qui reprochait l’utilisation par son concurrent Picard Déménagement du nom de domaine « artisans-demenageurs.com » pour proposer des services identiques.

La société demanderesse considérait que l’utilisation de ce nom de domaine était de nature à entraîner un risque de confusion lié au caractère original ou distinctif des éléments reproduits et estimait que son concurrent avait ainsi détourné sa clientèle en profitant de son référencement avantageux.

Saisie d’une action fondée, notamment, sur les actes de concurrence déloyale ainsi reprochés, le TGI de Rennes a rappelé, tout d’abord, que, même si les organismes chargés d’enregistrer les noms de domaine refusaient de se livrer à un examen de leur caractère distinctif, les noms de domaine restaient soumis à l’exigence de distinctivité, qui influe sur leur protection dès lors que le risque de confusion invoqué en découle.

Le tribunal retient que « le réservataire d’un nom de domaine ne peut reprocher à un tiers de faire usage d’un signe postérieur, identique ou similaire au sien, qu’à condition d’établir l’existence d’une faute préjudiciable commise par ce tiers. Or si le nom de domaine n’est constitué que d’un terme générique ou descriptif, son utilisateur ne peut faire grief à un tiers d’avoir commis une faute en utilisant le même terme afin de désigner des produits, services ou activités identiques ou similaires. »

Il s’en déduit que les termes nécessaires ou utiles à la désignation ou à la description des produits, services ou activités proposés, appartiennent au domaine public et doivent rester à la disposition de tous si bien que nul ne peut être considéré comme fautif de l’avoir utilisé.

Ainsi, l’absence totale de distinctivité des termes utilisés pour les noms de domaine exclue qu’il puisse y avoir le moindre risque de confusion et, partant, une faute susceptible d’être reprochée au concurrent assigné.

 

Conférence NddCamp. Campus Cluster Innovation. 26/06/2017

J’ai le plaisir de participer à la journée du NddCamp qui aura lieu le 26 juin prochain au Campus Cluster Innovation de la « Paris School Of Business » (59 Rue Nationale, 75013 Paris. Métro Olympiades) sur le thème « Les aspects juridiques du référencement ».

Litiges sur les noms de domaine : pensez aux procédures extra-judiciaires !

Rapides, moins coûteuses, les procédures extrajudiciaires ou alternatives, permettent de récupérer, sous certaines conditions, un nom de domaine.

La société GUCCI, qui agissait dans ce cadre, a ainsi pu récupérer d’un seul coup 184 noms de domaine (WIPO Arbitration and Mediation Center, 21 décembre 2013, Case No. D2013-1919).

Cybersquatting, typosquatting, pornsquatting, hijacking, contrefaçon de marques, les hypothèses d’enregistrement frauduleux de noms de domaine sont légion.

Les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP) adoptés par l’ICANN imposent trois conditions à l’introduction d’une plainte devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI :

– le nom de domaine doit être identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits,
– le déposant n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache
– le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Rappelons toutefois la limite de cette procédure : elle ne permet pas d’obtenir des dommages et intérêts…

Viviane Gelles

Attention arnaques aux noms de domaine en Asie

Nous constatons depuis quelques années une explosion de ce type d’arnaque : un organisme ayant déposé une marque (le plus souvent une marque communautaire) reçoit, de la part d’un bureau d’enregistrement situé en Asie (Chine la plupart du temps), un avertissement lui indiquant qu’un tiers a manifesté sa volonté de déposer le nom de domaine (avec une extension asiatique) correspondant à la marque en question. Par égard pour le titulaire de la marque, le bureau d’enregistrement propose à ce dernier de bloquer l’enregistrement sollicité par le tiers. Alors même que le titulaire de la marque ne dispose en réalité, du fait du caractère territorial de la protection attachée aux marques, d’aucune protection dans cette zone géographique.

Dans l’hypothèse où l’organisme ferait part de son intérêt pour ledit nom de domaine, il est fréquent que son prix grimpe alors soudainement!

Prudence donc, avant de donner suite à ce type de sollicitation.

Plusieurs options s’offrent au titulaire de la marque :

– dans l’hypothèse où il aurait un intérêt commercial dans la zone asiatique, procéder à l’enregistrer des noms de domaine pertinents dans cette zone, auprès d’un autre bureau d’enregistrement, au prix du marché, afin d’éviter toute surenchère,
– s’il n’a pas d’intérêt commercial ou stratégique prochain dans cette zone, s’abstenir de donner suite à cette sollicitation.

Viviane Gelles

Nom de domaine quasi identique : absence de concurrence déloyale

La jurisprudence « Bois tropicaux » avait marqué les esprits en son temps. La Cour d’appel de Bastia vient de donner une nouvelle illustration de la règle en vertu de laquelle l’enregistrement et l’exploitation d’un nom de domaine quasiment identique à celui exploité par un concurrent ne constituait pas un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil.

Le demandeur, exploitant le nom de domaine « mariagesencorse.com », reprochait à un concurrent l’exploitation du nom de domaine « mariageencorse.com ».

Les magistrats ont rappelé qu’en vertu du principe de la libre concurrence, seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de la concurrence déloyale, l’enregistrement d’un nom de domaine auprès d’une autorité de nommage ne lui conférant aucun droit privatif ni le bénéfice d’aucun statut juridique propre. En effet, une entreprise ne peut par le biais de son nom de domaine se voir conférer un droit quasi exclusif d’exercer une activité, même sur un territoire délimité.

En l’espèce, la Cour a relevé que le nom de domaine « mariagesencorse.com » était une juxtaposition d’un mot usuel et d’une provenance ou d’un lieu géographique, qui évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur internet.

Elle en conclut que, même s’il existe une confusion dans l’esprit des internautes, le demandeur ne pouvait valablement se prévaloir de la protection du nom de son domaine, s’agissant d’un nom de domaine générique et descriptif de son activité.

Réfs. CA Bastia, ch.civ.B, 20 mars 2013

Conflit entre marque et nom patronymique.

Un professionnel peut souhaiter utiliser son propre nom patronymique pour exploiter son activité. Que se passe-t-il s’il existe déjà une marque identique ?

L’article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire, comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est (…) le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ».

L’exception posée par l’article L713-6 en faveur des dénominations sociales peut être étendue aux noms de domaine, conformément à une décision de la Cour de Cassation en date du 21 juin 2011.

Ce texte suppose la réunion de trois conditions dont notamment la bonne foi et l’absence de risque de confusion.

L’analyse de la jurisprudence nous donne quelques éléments pour apprécier ces notions.
Ainsi, dans une décision de la Cour d’Appel de Bordeaux du 12 novembre 2001, les Juges ont relevé que la mauvaise foi n’était pas établie lorsqu’il était constant que la société attaquée bénéficiait d’une marque déposée depuis plusieurs décennies et que les deux marques avaient cohabité sans difficulté pendant de nombreuses années.

La juridiction relevait également que les droits reconnus au titulaire de la marque antérieure ne faisaient pas disparaître le droit d’un producteur de vins à utiliser le nom de son terroir, même lorsque ce nom avait fait l’objet d’un dépôt antérieur par un concurrent.

L’appréciation de l’absence de risque de confusion peut se fonder sur l’ajout d’un prénom à même de distinguer les signes en présence (CA de Paris 19/10/2005) ou sur l’utilisation d’un graphisme distinct de celui utilisé pour la marque (TGI de Paris 26/09/2006), l’élément graphique devant, notamment, exclure toute prépondérance du terme contesté.