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propriété industrielle

Peut-on déposer une marque reprenant une indication géographique ?

Ce type de marque peut être sujet à contestation.

L’adoption d’un nom géographique à titre de marque comporte, en effet, certaines difficultés. Il est nécessaire de concilier la réservation individuelle de tels signes avec l’intérêt collectif.

La loi française admet qu’un nom géographique soit un signe susceptible de constituer une marque à condition que le nom choisi ne corresponde, ni à une appellation d’origine, ni à une indication géographique, qu’elle soit protégée par le droit français ou communautaire.

Le nom géographique ne doit pas non plus coïncider avec une indication de provenance.

L’indication de provenance n’est pas une appellation protégée, elle repose sur la relation qui s’est établie dans l’esprit du public, confortée par le temps entre un lieu géographique et un produit. Il faut donc prendre en compte au moment de son enregistrement, l’éventualité que le nom géographique puisse, à l’avenir, devenir une indication géographique pour un produit. Par ailleurs, le signe choisi ne doit pas porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Blandine POIDEVIN
Avocat associé
www.jurisexpert.net

Loi Pacte et Propriété Industrielle

Depuis plusieurs décennies, l’économie mondialisée confère à la propriété industrielle une importance cruciale.

Selon l’étude d’impact de la loi PACTE qui vient d’être adoptée, le nombre de brevets déposés à l’échelle mondiale a été multiplié par trois ces 25 dernières années passant de 1 million à 3 millions par an. De son côté, l’INPI a recensé en 2017 16.250 demandes de brevets d’invention, 90.500 dépôts de marques et 6.000 dessins ou modèles.

Sur le total des demandes de brevet d’invention en 2015, seulement 22 % des dossiers sont déposés par les PME contre 56,8% pour les grandes entreprises.

A l’échelle européenne, la France accuse un retard important. Selon Bercy, « les PME françaises déposent quatre fois moins de brevets que les PME allemandes.[1] »

Face à ce constat, la loi Pacte prévoit notamment de durcir les règles de délivrance des brevets devant l’INPI afin notamment d’augmenter leur valeur et leur attractivité auprès des entreprises françaises, le but étant de favoriser l’innovation et à faciliter la croissance des PME[2].

Parmi les principaux apports du projet de loi, on note :

  • La promotion des certificats d’utilité français (article 40) ;
  • La mise en place d’une procédure d’opposition devant l’INPI (article 42) et ;
  • Le renforcement de la procédure d’examen devant l’INPI (article 42 bis).
  1. Promouvoir les certificats d’utilité

Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI qui, comme le brevet, donne un monopole d’exploitation à une invention technique en contrepartie de sa divulgation. Il répond aux mêmes conditions de brevetabilité que le brevet.

Dans la version actuelle du Code de la propriété intellectuelle, le certificat d’utilité est un titre analogue au brevet, qui en possède par ailleurs les mêmes critères de délivrance.

Aussi, le dépôt d’un certificat d’utilité en France permet de disposer d’un droit de priorité d’un an à compter du dépôt pour déposer une demande de brevet à l’étranger pour la même invention.

Néanmoins, le certificat d’utilité possède actuellement une portée plus limitée que le brevet :

  • Une durée de vie inférieure (six ans à compter du jour du dépôt de la demande, contre vingt ans pour un brevet) ;
  • Sa demande ne peut pas être convertie en demande de brevet (alors que l’inverse est possible) ; et
  • Il ne donne lieu ni à un rapport de recherche, ni à un examen de fond devant l’INPI.

Toutefois, il est à noter qu’en cas d’action en contrefaçon sur la base d’un certificat d’utilité, le rapport de recherche préliminaire devra être établi.

Son principal avantage réside dans son faible coût. En effet, la taxe de recherche est de 520 euros pour le brevet (ce à quoi il faut ajouter des frais de réponse au rapport de recherche), alors que le dépôt d’un certificat d’utilité est de 36 € au format papier, et de 26 € pour un dépôt au format électronique, auxquels il faut rajouter 86 € au titre de la délivrance.

En pratique, même si le dépôt d’une demande de certificat d’utilité demeure rare, ce dernier reste intéressant pour protéger des inventions à courte durée de vie.

En effet, le recours à ce titre prend tout son sens s’il s’agit d’assurer une protection urgente de l’invention :

  • En amont du dépôt de brevet : pour anticiper les risques de contrefaçon, notamment lorsque l’invention doit faire l’objet d’une présentation publique rapidement ;
  • Dans le but de dissuader des tiers, en déposant les aspects techniques sans pour autant en communiquer le contenu immédiatement. Ainsi, l’invention protégée ne sera dévoilée qu’à compter de la publication du titre, soit 18 mois après le dépôt.

Le projet de loi PACTE propose de modifier les dispositions du CPI sur deux points :

  • L’allongement de la durée de vie du certificat d’utilité à dix ans (contre six actuellement) ;
  • La possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet dans un délai et une procédure fixés par décret.

L’objectif est de faire du certificat d’utilité une alternative crédible et plus abordable au brevet, en lui faisant gagner en durée de vie et en flexibilité.

Concrètement, une entreprise pourrait protéger son invention en déposant d’abord une demande de certificat d’utilité, puis en attendant plusieurs années avant de la transformer en demande de brevet.

Pour autant, le certificat d’utilité reste actuellement un titre de propriété industrielle moins valorisable que le brevet, en ce qu’il ne donne lieu à aucun rapport de recherche ni examen au fond. De plus, il n’est pas reconnu à l’étranger.

  1. La possible création d’une demande provisoire de brevet faisant date

La Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Pacte envisage également la création d’une demande « provisoire » de brevet, limitée à un an.

Pour rappel, la demande de brevet traditionnelle comprend la description de l’invention, la preuve qu’il n’existe pas d’autres inventions similaires déjà accessibles au public, et la démonstration qu’il s’agit d’une activité inventive.

Le brevet provisoire se limiterait à une description de l’invention dans un premier temps, dans laquelle tout resterait confidentiel.

Le déposant disposerait ensuite d’une année pour accomplir les autres formalités.

Pour rappel, le brevet court à partir de la demande provisoire. Ainsi, le déposant serait en mesure de revendiquer l’antériorité de son invention si une autre entreprise venait entre-temps sur son terrain.

L’autre avantage de ce dispositif temporaire serait également d’étaler les coûts.

Ce dispositif est proche du dispositif américain, en effet les Etats-Unis proposent une demande « provisoire » (« provisional application »), contenant seulement une description de l’invention (sans revendication). Cette demande n’est valable que douze mois, le déposant devant dans ce délai déposer une demande de brevet sous priorité de la demande provisoire avec cette fois-ci ses revendications.

Cette nouvelle procédure viserait donc à faciliter l’accès à la protection de la propriété intellectuelle, notamment pour les PME, les start-ups et les chercheurs français.

En pratique, le dépôt de cette demande pourrait se faire en ligne, sur le site de l’INPI, avec une simple description (sans revendication). Il permettrait ainsi de « prendre date » pendant un an (la demande de brevet correspondant au point de départ de la protection), en allant plus loin que la possibilité de déposer une demande de brevet européen ou français sans déposer de revendication pendant deux mois.

De plus, on imagine que cette description pourrait permettre à la recherche et au développement de suivre leur cours jusqu’au dépôt des revendications.

Cependant, un tel dépôt de demande de brevet sans revendication pourrait poser des problèmes de droit de priorité devant l’OEB ou devant les tribunaux français.

Compte tenu du coût que l’on imagine peu élevé pour ce type de demande, on peut penser que l’entreprise déposante trouvera un intérêt à déposer une succession de demandes provisoires dans le délai d’un an (une première pour prendre date, les suivantes pour ajouter des perfectionnements et fournir du support pour des revendications de large portée), puis de déposer une demande de brevet revendiquant la priorité de toutes les demandes provisoires déposées antérieurement. Le risque de perdre la priorité (et donc de se voir opposer des divulgations faites dans le délai d’un an) pourrait ainsi se voir réduit.

3. Le renforcement de la procédure d’examen

Le dépôt d’un brevet français est extrêmement simplifié du fait d’un mécanisme de délivrance « quasi-automatique ».[3]

En effet, les motifs de rejet concernant les conditions positives de brevetabilité (nouveauté, activité inventive et d’application industrielle) sont en réalité très limités.

Pour cause, seule une absence manifeste de nouveauté résultant du rapport de recherches peut actuellement entraîner le rejet au fond de la demande. Toute possibilité de rejet sur le fondement de l’absence d’activité inventive ou d’application industrielle est exclue.

De plus, la demande ne peut être rejetée que dans le cas où le déposant, mis en demeure de modifier ses revendications pour pallier cette absence de nouveauté ne s’est pas exécuté, ou plus généralement n’a pas présenté d’observations ou de nouvelles revendications durant la procédure d’établissement du rapport de recherches.

À l’heure actuelle, l’INPI n’a donc pas le pouvoir de rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, ni pour absence d’invention brevetable, mais seulement pour défaut « manifeste » de nouveauté.

Ainsi, l’étendue actuelle de l’examen au fond pratiqué par l’INPI ne se situe pas dans le standard de ses voisins européens.

L’article 42 bis du projet de loi PACTE propose de modifier l’article L.612-12 du CPI pour étendre la portée de l’examen par l’INPI, en lui offrant la possibilité de rejeter une demande de brevet notamment :

  • Pour défaut de nouveauté (et non plus pour défaut « manifeste » de nouveauté) ;
  • Pour défaut d’activité inventive ; et
  • Au motif que l’invention revendiquée ne peut pas être considérée comme une « invention » au sens de l’article L.611-10, alinéa 2 du CPI.

L’objectif assumé est de renforcer l’examen au fond par l’INPI et d’améliorer la confiance dans le système français des brevets.

La Commission spéciale a indiqué que cette étendue de la portée de l’examen au fond se ferait à budget constant et nécessiterait un délai de deux ans « au regard des changements de pratiques » que cela entraînera.

  1. La mise en place prochaine d’une procédure d’opposition

La sécurité juridique (et donc la valeur) des brevets français est critiquée pour plusieurs raisons.

On a vu que l’examen de sa demande était limité, l’INPI n’ayant pas le pouvoir de rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité inventive mais seulement en cas de défaut « manifeste » de nouveauté.

Par ailleurs, cette insécurité découle également du fait qu’il n’existe pas, à l’instar du droit des marques, de recours administratif contre une décision de délivrance d’un brevet français par l’INPI, de sorte qu’un tiers gêné par un brevet français n’a d’autre choix que d’engager une action en nullité de ce brevet devant le TGI de Paris.

Sur ce point, la France est également en retard par rapport à un certain nombre d’offices nationaux étrangers (notamment l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Royaume-Uni, le Danemark, le Japon et les Etats-Unis) qui offrent déjà une voie de recours administratif contre les brevets nationaux qu’elles délivrent.

A titre comparatif, l’Office européen des brevets a mis en place une procédure d’opposition à l’encontre des brevets européens qu’elle délivre. Ainsi, lorsqu’un brevet européen est délivré par l’OEB, les tiers ont le choix entre :

  • Former une opposition à l’encontre de ce brevet européen dans sa totalité, dans un délai de neuf mois à compter de sa délivrance ;
  • Demander l’annulation d’une partie nationale de ce brevet devant le tribunal national correspondant, sans condition de délai (hors prescription de l’action en nullité suivant le droit national).

Face à ces constats, l’article 42 du projet de loi PACTE propose d’instaurer une procédure d’opposition devant l’INPI à l’encontre des brevets français. Les modalités (délais, coûts, recours, etc.) restent à fixer par voie d’ordonnance et les délais prévus pour sa mise en place effective sont d’au moins 15 mois.

Cette simplification pour les tiers de la procédure pouvant conduire à annuler les titres non valables a pour objectif de renforcer la sécurité juridique du brevet français.

Ces dispositions soulèvent néanmoins certaines questions. Si on comprend que le défaut d’activité inventive sera un motif d’opposition, une incertitude demeure sur la question de l’insuffisance de description.

De même, il s’agira notamment de trancher la question de l’intérêt à agir (qui n’est pas une exigence posée par l’OEB pour former une opposition contre un brevet européen) et de l’autorité de chose jugée. En effet, la cour d’appel de Paris est actuellement compétente pour examiner les recours contre les décisions du Directeur général de l’INPI dans le cadre d’une procédure d’opposition, notamment en matière de marques. Il se pose alors la question de savoir si la décision de la cour d’appel de Paris aura autorité de la chose jugée.

  1. Une modification du régime fiscal des brevets

Dans le cadre du projet de loi de finances 2019, le ministre des comptes publics Gérald Darmanin a présenté les contours de la réforme du régime fiscal des brevets.

Le dispositif actuel permet aux entreprises de bénéficier d’un taux d’impôt sur les sociétés divisé par deux (soit 15%) pour les revenus tirés des brevets déposés en France. Afin de se mettre en conformité avec les engagements internationaux auprès de l’OCDE et de la Commission européenne, la France doit revoir ce régime dérogatoire.

Dans l’exposé des motifs, le document budgétaire indique que « la réforme envisagée, qui s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large de soutien à la R&D comprenant notamment le crédit d’impôt recherche (CIR), a pour objet de proportionner les revenus bénéficiant de l’avantage fiscal au montant de dépenses de R&D réalisées en France par le contribuable pour créer ou développer l’actif incorporel. »

Cette réforme pourrait donc limiter le nombre de brevets éligibles à ce type de fiscalité. En effet, seuls les brevets déposés à l’issue de recherches effectuées en France pourraient bénéficier de ce régime avantageux.

Blandine Poidevin
Florent Pinchon
Avocats
Cabinet Jurisexpert
www.jurisexpert.net

[1] https://www.latribune.fr/economie/france/loi-pacte-le-gouvernement-simplifie-les-procedures-de-depot-de-brevets-pour-les-pme-792552.html

[2] http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0179.pdf

[3] Marianne Mousseron, « traitement de la demande française de brevet », J.-Cl. Brevet, fasc. 265, 1988

Les nouvelles règles fiscales en matière de propriété industrielle

La loi de finances pour 2019 vient réformer le régime fiscal des produits de la propriété industrielle. Jusqu’à maintenant, les redevances tirées des concessions de licences, sous-licences ou plus-values de cessions  bénéficiaient du taux réduit d’imposition applicable aux plus-values à long terme, soit 15 % pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés et 12,8 % pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.

Sous la pression de l’OCDE, différents aménagements ont été mis en oeuvre et sont applicables depuis le 1er janvier 2019.

Le taux d’imposition a, tout d’abord, été abaissé à 10 %. Il s’applique également au gain net de cession des actifs éligibles, sous réserve que lesdits actifs n’aient pas été acquis à titre onéreux depuis moins de 2 ans et que la cession ne soit pas conclue avec une société liée.
En outre, ce taux s’applique désormais sur le revenu net tiré de l’opération qui prend donc en compte non seulement les dépenses liées à la gestion de la concession mais également (c’est nouveau) les dépenses de R&D et d’amortissement des brevets acquis.

Loi PACTE : quelles conséquences sur les brevets?

L’adoption définitive, le 11 avril dernier, de la loi PACTE, a des conséquences sur les brevets. Parmi celles-ci :

  • la possibilité de faire opposition à une demande de brevet français à la délivrance;
  • la modification du délai de prescription des actions en contrefaçon (5 ans), qui démarrera à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer;
  • l’imprescribilité de l’action en nullité d’un brevet;
  • l’appréciation discrétionnaire par l’INPI de la nouveauté et de l’activité inventive.

Matinale « Notaires : protégez-vous avec le droit des marques « 

Nous organisons demain matin dans nos locaux une matinale d’échange autour du droit des marques :
L’installation de nouveaux notaires résultant de la loi « Macron » rend le marché plus concurrentiel. Dans ce contexte, la protection du nom de son étude par le dépôt d’une marque doit être envisagée avec soin. Quel signe choisir? Comment s’assurer de sa disponibilité? Comment le protéger ? Quelle protection sur Internet?

« Droit d’auteur et Propriété intellectuelle » Blanchemaille. 06/11/2017

J’ai le plaisir d’animer, à 14h, un atelier au sein de Blanchemaille sur le thème « Droit d’auteur et propriété intellectuelle ».

Blanchemaille By euratechnologie. Rue du Fontenoy, à Roubaix

La protection des marques « Mc » et « Mac » par MacDONALD’S

Mac Donald’s, partenaire de l’Euro 2016, a marqué de sa présence publicitaire les écrans dans le cadre de la diffusion des différents matchs de cet événement sportif majeur.

L’occasion de se rappeler que la société américaine reste très active dans la défense de ses marques. Elle est ainsi titulaire, outre de la marque communautaire McDONALD’S, de 12 autres marques comportant les éléments « Mc » ou « Mac » pour protéger ses produits et services de restauration rapide (McMUFFIN, McFLURRY, BIG MAC…).

Ayant découvert le dépôt en 2008, par la société Future Entreprises, du signe MACCOFFEE pour des produits alimentaires et des boissons, la société MacDONALD’S avait demandé l’annulation de cette marque.

L’EUIPO (anciennement OHMI) avait fait droit à la demande du leader du fast-food en 2013, en retenant que « compte tenu de la renommée de longue date acquise par la marque McDONALD’S et de l’établissement, dans l’esprit du public pertinent, d’un lien entre celle-ci et la marque contestée, il y avait un risque sérieux que l’usage, sans juste motif, de la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque McDONALD’S ».

Sa décision vient d’être confirmée par le Tribunal de l’Union Européenne dans une décision rendue le 5 juillet 2016.

Pour écarter tout risque de confusion, le déposant de la marque MACCOFFEE faisait valoir, devant le Tribunal de l’Union Européenne saisi du recours, que, conformément à la jurisprudence, la similitude visuelle devait en l’espèce prévaloir, dans la mesure où les produits alimentaires et les boissons sont sélectionnés, avant tout, de manière visuelle. Or, selon lui, les marques en conflit étaient très différentes sur le plan visuel et la chambre de recours avait estimé, à tort, que les éléments « mac » et « mc » étaient visuellement similaires. Il soutenait également que, sur le plan phonétique, les marques en conflit étaient très différentes. Les préfixes « mac » et « mc » ne se prononceraient pas de la même manière. En anglais, du fait du double emploi de la lettre « c », la marque contestée se prononcerait « mac coffi », tandis que la marque McDONALD’S se prononcerait « me don alds » et que, comme il ressortirait de la jurisprudence anglaise, l’accentuation se ferait sur la deuxième syllabe « don », ce qui impliquerait que l’élément « mc » serait un élément secondaire de ladite marque sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, la société Future Enterprises faisait valoir que la marque McDONALD’S est comprise comme un nom de famille, alors que la marque contestée, bien qu’elle contienne l’élément « mac », qui est également un préfixe courant des noms patronymiques d’origine gaélique (écossais et irlandais), n’est pas comprise globalement comme un tel nom, dans la mesure où cet élément est associé au terme « coffee », qui est compris comme désignant du café, à savoir une boisson chaude aromatique. Dans ce contexte, l’élément « mac » de la marque contestée devait, selon le déposant, être probablement compris comme renvoyant à un terme argotique américain pour s’adresser amicalement à un étranger, comme dans l’expression « Hey Mac, you want a coffee ? » (« Hé Mac, tu veux un café ? »). Faute d’une quelconque similitude entre les marques en conflit, le déposant estimait que la chambre de recours devait rejeter la demande en nullité et observait que, même à supposer que ces marques soient faiblement similaires, cela ne permettrait pas, au vu de la pratique de l’EUIPO, de conclure à l’établissement, dans l’esprit du public pertinent, d’un lien entre celles-ci.

La décision de l’EUIPO vient pourtant d’être confirmée par le Tribunal de l’Union Européenne dans une décision rendue le 5 juillet 2016, qui détaille par le menu les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en présence.

Sur le plan visuel, le TUE retient ainsi que les marques en conflit présentent de grandes différences, dans la mesure où, alors que la marque McDONALD’S est composée de neuf lettres et d’un signe typographique et la marque contestée de neuf lettres, celles-ci n’ont en commun que quatre lettres, à savoir les lettres « m », « c », « o » et « a », dont trois n’occupent pas la même position dans les marques en conflit. Certes, ces marques débutent toutes deux par la lettre « m » et leurs lettres « c » et « o » sont situées respectivement en deuxième et en quatrième positions dans la marque McDONALD’S et en troisième et en cinquième positions dans la marque contestée. En outre, les lettres « m » et « c » figurent dans la partie initiale des marques en conflit, à savoir les éléments « mac » et « mc ». Par ailleurs, une dissemblance entre les marques en conflit ne saurait être déduite de l’utilisation de caractères minuscules ou majuscules, car une telle circonstance est sans pertinence, dès lors que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, non publié, EU:T:2015:242, point 50 et jurisprudence citée]. Toutefois, ces constatations ne sont, selon le TUE, pas suffisantes pour conclure à une similitude visuelle, même à un faible degré, des marques en conflit.

Sur le plan phonétique, le TUE retient que les éléments « mac » et « mc », se prononcent tous deux « mak » ou « mac », la lettre « a » étant un « schwa » ou une voyelle murmurée prononcée comme dans le mot anglais « ago », au moins par une partie du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, Comercial Losan/OHMI – McDonald’s International Property (Mc. Baby), T‑466/09, non publié, EU:T:2012:346, points 37 et 41, et du 26 mars 2015, Emsibeth/OHMI – Peek & Cloppenburg (Nael), T‑596/13, non publié, EU:T:2015:193, points 48 et 50].

Sur le plan conceptuel, des marques sont assez proches lorsqu’elles évoquent la même idée [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, non publié, EU:T:2007:141, point 57, et du 11 décembre 2008, Tomorrow Focus/OHMI – Information Builders (Tomorrow Focus), T‑90/06, non publié, EU:T:2008:567, point 35].

En l’espèce, le TUE a relevé que les éléments « mc » et « mac » figurant dans les marques en conflit sont associés, dans l’esprit d’une partie du public pertinent, à une même idée, à savoir au préfixe d’un nom patronymique gaélique, que la partie anglophone du public pertinent identifie même comme signifiant « fils de », et qu’elle ne revêt pas de signification particulière pour le reste du public pertinent (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, Mc. Baby, T‑466/09, non publié, EU:T:2012:346, point 41, et du 26 mars 2015, Nael, T‑596/13, non publié, EU:T:2015:193, point 41). Il est notoire, pour la partie du public pertinent connaissant les préfixes des noms patronymiques gaéliques, que ces derniers s’écrivent indifféremment « mc » ou « mac ». En outre, au moins pour la partie anglophone du public pertinent, la partie finale de la marque contestée, à savoir l’élément « coffee », était comprise comme faisant référence à une boisson aromatique, traditionnellement servie chaude, issue des graines du caféier. La partie du public pertinent connaissant les préfixes des noms patronymiques gaéliques et comprenant le sens du mot anglais « coffee » est capable de déceler, dans la marque contestée, l’association de ces deux éléments, et ce d’autant plus qu’une telle association du préfixe « mac » ou « mc » avec un mot du langage courant n’a rien d’inhabituel (arrêt du 5 juillet 2012, Mc. Baby, T‑466/09, non publié, EU:T:2012:346).