• Français -fr 

Blog Archives

Matinale « Notaires : protégez-vous avec le droit des marques « 

Nous organisons demain matin dans nos locaux une matinale d’échange autour du droit des marques :
L’installation de nouveaux notaires résultant de la loi « Macron » rend le marché plus concurrentiel. Dans ce contexte, la protection du nom de son étude par le dépôt d’une marque doit être envisagée avec soin. Quel signe choisir? Comment s’assurer de sa disponibilité? Comment le protéger ? Quelle protection sur Internet?

Les applications mobiles proposant des paris sportifs

 

Après la Coupe du monde de football, le Tour de France. Durant l’été se succèdent différentes manifestations sportives prestigieuses et médiatiques, et avec elles se multiplient les applications mobiles et sites internet proposant des paris sur les résultats ou les principaux faits de jeu desdits événements.

 

Cette activité soulève différentes questions autour, principalement, de la réglementation ARJEL d’une part, et du monopole d’exploitation des compétitions sportives d’autre part.

 

  • Sur la réglementation ARJEL

 

Les paris sportifs sont soumis à un régime d’agrément de l’ARJEL.

 

Est un opérateur de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne, comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu, soumis à l’acceptation des joueurs.

 

L’article 4 I de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 dispose que :

 

« Les paris sportifs s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger. »

 

La notion de « valeur monétaire » doit être entendue de manière extensive. Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de PARIS[1] s’est prononcé dans une affaire dans laquelle un opérateur non agréé par l’ARJEL proposait un jeu de pronostics nécessitant l’inscription des joueurs, le dépôt d’une somme d’argent ou d’un équivalent en « miles », dans la perspective d’un gain.

 

Le Tribunal a considéré que le jeu litigieux comportait un enjeu en valeur monétaire, dès lors que l’inscription était conditionnée par le versement d’une somme d’argent ou de l’utilisation des points de fidélité, dans la mesure où l’utilisation desdits points équivalait au versement d’une somme d’argent, puisque leur obtention résultait de l’intensité de la participation aux jeux, autrement dit du montant des inscriptions et du volume des mises antérieures.

 

Si les points de fidélité ne sauraient être assimilés à de la monnaie en tant que telle, car n’ayant pas les caractéristiques d’une unité de paiement, ils constituaient néanmoins une unité de valeur, puisque permettant d’évaluer les droits économiques des joueurs, conditionnant leur participation aux jeux litigieux.

 

  • Sur les droits exclusifs

 

Différentes informations sont utilisées en vue de la constitution des grilles de jeux proposées par ces applications mobiles et sites internet.

 

* Parmi ces informations figurent notamment les noms des équipes sur lesquelles des prédictions sont proposées.

 

L’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle prohibe l’usage d’une marque pour des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

 

Néanmoins, l’article L713-6 dudit Code précise que :

 

« L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe (…) comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service ».

 

La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur l’utilisation, dans ce contexte, de marques enregistrées.

 

Ainsi, dans un jugement rendu le 30 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de PARIS[2] a rappelé que :

 

« Les sociétés défenderesses [UNIBET] sont autorisées à utiliser les marques désignant les équipes de football à l’occasion des matchs sur lesquels elle propose des paris en ligne, l’utilisation de périphrases pour désigner ces équipes étant impossible, sauf à induire les consommateurs de ce genre de services en erreur (…) ».

 

La Cour de Justice des Communautés Européennes[3] a, elle aussi, rappelé que :

 

« Ne constitue pas une contrefaçon de la marque PSG désignant les jeux divers, l’usage pour annoncer une rencontre sportive dans le cadre licite de paris en ligne du sigle PSG ou des locutions « Paris Saint Germain » et « Paris SG » afin de désigner l’équipe de football ainsi dénommée ».

 

Néanmoins, cette possibilité doit être utilisée avec précaution, d’une manière strictement limitée à ce qui est nécessaire pour identifier les équipes concernées par la proposition de prédiction.
En effet, la société UNIBET a pu être condamnée pour avoir dépassé le cadre de cette exception légale, en utilisant des marques protégées dans un contexte publicitaire. Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans la décision précitée, précise que :

 

« Cette autorisation, qui constitue une exception au principe du monopole d’utilisation conféré à la société JUVENTUS par l’enregistrement de sa marque, doit être limitée aux utilisations strictement nécessaires à l’activité de paris en ligne ; que tel n’est pas le cas lorsque les sociétés défenderesses utilisent la marque JUVENTUS à titre publicitaire pour promouvoir leur activité en exploitant la notoriété des équipes ainsi que cela apparaît dans les slogans publicitaires précités. Ces actes constituent une contrefaçon ».

 

De la même manière, la Cour de Justice des Communautés Européennes[4] a rappelé que :

 

« Il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque le signe est utilisé par un tiers pour ses produits ou services, de telle manière que les consommateurs sont susceptibles de l’interpréter comme désignant la provenance des produits ou services en cause. »

 

La Cour d’Appel de PARIS[5] a aussi retenu que ne constituaient pas des actes de parasitisme au préjudice du titulaire de la marque verbale « PSG » l’offre de paris en ligne sur des événements sportifs organisés par les fédérations qui les promeuvent et utilisant le terme « PSG » dans des locutions se rapportant aux équipes et non à la marque, pour annoncer les matchs sur lesquels les internautes sont appelés à parier, et donc pour identifier l’objet du pari.

 

* Pour ce qui concerne les signes désignant les manifestations sportives en tant que telles, la question de l’utilisation des marques correspondant aux noms des compétitions a également été abordée dans différentes décisions.

 

Ainsi, en 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3e chambre, 3e section, 28 Novembre 2007) semblait retenir que l’utilisation des termes protégés « Jeux Olympiques » pouvait être admise en tant que référence nécessaire pour « désigner des paris sur certaines manifestations sportives de la compétition », tout en l’excluant pour faire de la publicité sur lesdits paris.

 

Le TGI relevait aussi que la référence nécessaire ne pouvait jamais « être un signe figuratif comme la Flamme Olympique », avant de conclure que la société à l’origine des paris proposés « avait voulu profiter de la notoriété qui leur est attachée pour pousser les internautes à parier sur les manifestations des Jeux de Turin ».

 

De son côté, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 14 Octobre 2009 – n° 08/19179), dans un arrêt du 14 octobre 2009, a écarté le bénéfice de l’article L713-16 du Code de la propriété intellectuelle, aux motifs suivants :

 

« Considérant, dès lors, que le même signe ne peut être regardé comme une référence nécessaire pour désigner, non pas le produit proposé lui-même, mais celui auquel il serait destiné ; que, d’ailleurs, le tournoi de Roland Garros ne peut être regardé comme la destination, au sens des dispositions de l’article L.713-16 du code de la propriété intellectuelle visées ci-dessus, des paris proposés par Unibet ; que ces paris ne sont en effet nullement conçus pour satisfaire un besoin ou une utilité quelconque ayant quelque rapport avec l’organisation, le déroulement ou le succès de la manifestation sportive, laquelle ne dépend nullement de l’offre de paris auxquels elle sert de prétexte ;

 

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la FFT de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marques ».

 

La société UNIBET avait, en l’espèce, utilisé le signe « Roland Garros » pour distinguer, parmi les paris sur lesquels elle invitait ses clients à miser, ceux qui portent sur le tournoi de Roland Garros.

 

La sanction sur le terrain de la contrefaçon a été prononcée alors même qu’UNIBET avait pris soin de faire figurer, sur la page d’accueil de son site, une mention précisant qu’elle n’était pas affiliée aux organisateurs des manifestations sportives concernées.

 

La Cour d’Appel de Paris a confirmé cette position dans un arrêt (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 21 Janvier 2011 – n° 09/20261) du 21 janvier 2011, écartant le bénéfice de l’article L713-6 du CPI pour l’usage des termes « Jeux Olympiques » :

 

« Considérant que cette dernière ne peut pas plus revendiquer le bénéfice de l’article L.713-6 b et avancer qu’elle a utilisé les termes ‘Jeux Olympiques’ comme référence nécessaire pour désigner la destination du service, car l’exception organisée par ces dispositions ne concerne qu’un usage destiné à fournir une information précise sur un produit ou un service, sa fonction, sa finalité ou sa mise en oeuvre, alors qu’en l’espèce, l’emploi des termes ‘Jeux Olympiques’ en bandeau, en dehors de toute phrase grammaticalement construite, constitue, non pas une référence – d’autant moins nécessaire que d’autres termes pouvaient lui être substitués -, mais un détournement de la notoriété de la marque ‘Jeux Olympiques’ pour désigner une offre de service payant faite au consommateur ;

Considérant qu’un tel usage qui contrevient en outre à l’esprit des Jeux Olympiques caractérise également une exploitation injustifiée de la marque ‘Jeux Olympiques' ».

 

 

* S’agissant des calendriers et faits de jeu, il y a lieu de rappeler que l’article L333-1 du Code du Sport dispose que :

 

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ».

 

Le droit d’exploitation ainsi défini inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives[6].

 

En effet, le droit aux paris sportifs est considéré comme un démembrement du monopole d’exploitation de la compétition sportive, impliquant une contractualisation de la relation entre la fédération sportive, ou sa ligue professionnelle, et l’opérateur souhaitant proposer des paris liés à ladite compétition sportive.

 

La nature de l’exploitation des manifestations ainsi visées n’est pas précisée dans l’article.

 

Il convient d’y assimiler toute forme d’activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit, et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas.

 

De même, l’analyse de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 5 juillet 2016[7] permet, a contrario, d’y inclure (car il faisait l’objet, dans cette affaire, d’une concession par la Fédération Française de Football) le calendrier, la dénomination des compétitions, les résultats des matchs, des phases de jeu et des compétitions.

 

Dans ce contexte, l’interdiction d’utilisation de ces éléments à défaut d’autorisation obtenue auprès de leur titulaire doit être comprise comme ne concernant que les opérateurs proposant des paris au sens de l’article L331-1-1 précité du Code du Sport (cf I).

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 mai 2014[8], s’est prononcée au sujet d’une affaire dans laquelle étaient utilisés, par des opérateurs qui n’étaient ni « partenaire officiel », ni signataires d’un contrat spécifique, du calendrier, du score et du nom des équipes du « Tournoi des 6 Nations ».

 

La Cour de Cassation a retenu que la simple reproduction de ces éléments, qui sont rendus publiques, ne constituait pas une captation injustifiée d’un flux économique résultant des événements sportifs organisés par la Fédération Française de Rugby (FFR), constitutive d’une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements.

 

Elle a expliqué :

 

« En l’absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l’exploitation desmanifestations objet du droit de propriété reconnu par l’article L. 333-1 du code du sport, toute forme d’activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte, il résulte aussi de ces dispositions que, pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d’une compétition ou manifestation sportive ; qu’il relève, ensuite, que la publicité incriminée, qui mentionne dans un encadré en grands caractères d’imprimerie « FRANCE 13 ANGLETERRE 24 » suivie de la phrase en petits caractères « La Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie », et indique en-dessous, en grands caractères d’imprimerie « ITALIE 500 », en apposant sous cette mention, à gauche la photographie en noir et blanc d’un véhicule Fiat 500, à droite le logo Fiat avec l’adresse de son site internet et les noms des concessionnaires de différents départements, se borne à reproduire un résultat sportif d’actualité, acquis et rendu public en première page du journal d’information sportive, et à faire état d’une rencontre future également connue comme déjà annoncée par le journal dans un article d’information ; que l’arrêt en déduit qu’il n’est dès lors pas établi que l’activité économique des mis en cause puisse être regardée comme la captation injustifiée d’un flux économique résultant d’événements sportifs organisés par la FFR, constitutive d’une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements ; qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ». 

[1] TGI de PARIS – 23 juin 2015 – n°14/03674 – LFP c/ SAS WINAMAX

[2] TGI de PARIS 3ème chambre – 3ème section – 30 janvier 2008 – RG 06/00599 – Juventus Football Club SPA c/ UNIBET Limited

[3] Cour de Justice des Communautés Européennes – Arrêt du 11 septembre 2007 – affaire C-17/06.27

[4] Cour de Justice des Communautés Européennes – Arrêt du 11 septembre 2007 – affaire C-17/06.27

[5] Cour d’Appel de PARIS – Pôle 5 – chambre 2 – 12 avril 2010 – RG 08/14401

[6] Article L233-1-1 du Code du Sport

[7] TGI de PARIS – 5 juillet 2016 – 5ème Chambre – 1ère section – RG 16/05292

[8] Cour de Cassation – Chambre Commerciale – 20 mai 2014 – n° de pourvoi 13-12.102

Accord de coexistence de marques : quelle durée ?

La CJUE a rendu, en septembre dernier (CJUE, 3e ch., 19 sept. 2013, aff. C-661/11, Martin y Paz Diffusion SA c/ David Depuydt ) une décision intéressante sur les accords de coexistence de marques.

Il est fréquent de ne pas assortir la rédaction de tels accords d’une durée déterminée, dès lors que les marques, enregistrées pour 10 ans, peuvent être renouvelées à l’infini.

Le litige était soumis par une des parties à un tel accord, qui souhaitait agir en contrefaçon. La question qui se posait était de savoir si l’accord de coexistence, qui a force obligatoire en tant que convention, pouvait tenir en échec l’action en contrefaçon d’un des contractants ?

Rappelant d’abord « juridiction nationale peut condamner le titulaire d’une marque à une sanction ou à la réparation du préjudice subi lorsqu’elle constate que ce titulaire a irrégulièrement mis fin au consentement par lequel il permettait à un tiers de faire usage de signes identiques à ses marques », la CJUE relève toutefois que l’on ne saurait « faire perdurer, par une décision juridictionnelle et pour une durée indéterminée, l’exploitation partagée desdites marques lorsqu’il n’existe plus de volonté commune des sociétés concernées pour une telle exploitation ».

Il était donc loisible au cocontractant de résilier, conformément au droit commun des contrats, l’accord de coexistence à durée indeterminée, en respectant un préavis suffisant.

Viviane Gelles

Plus belle la vie : le triomphe des fans désintéressés

La série télévisée « Plus belle la vie », dont le succès auprès des téléspectateurs n’est plus à démontrer, vient de remporter une défaite dans les prétoires.

Elle avait été assignée, conjointement avec Facebook, par la créatrice d’un site et d’une page Facebook non officielle consacrés à la série, qui reprochait à ses adversaires la suppression de ladite page. L’opération avait entrainé le transfert des nombreux fans suivant la page officieuse vers la page officielle consacrée aux aventures des célèbres marseillais.

La fusion avait en effet été obtenue par la société de production auprès de Facebook sur la base des marques « PBLV » et « Plus belle la vie » dont elle était titulaire.

La principale question posée par les parties au Tribunal de grande instance de Paris concernait la notion d’usage dans la vie des affaires d’un signe contrefaisant une marque enregistrée. En l’espèce, les magistrats ont tenu compte du fait que l’usage des marques arguées de contrefaçon par la demanderesse ne se situait pas dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique direct ou indirect.

Les arguments développés par le titulaire de la marque, visant à ce qu’il soit tenu compte de l’utilisation par son adversaire, non pas d’un « profil personnel » sur Facebook mais d’une « page professionnelle » conférant à cette dernière un caractère professionnel, n’ont pas été suivis.

En retenant, in fine, que la créatrice de la page litigieuse avait pris le soin de mentionner que les marques « PBLV » et « Plus belle la vie » était la propriété de la société de production et qu’elle n’avait nullement tenté de tromper les internautes dans l’intention de réaliser des profits, le TGI de Paris a rejeté les prétentions du producteur formées sur le terrain du droit des marques.

Par ailleurs, outre le rétablissement de la page supprimée, le tribunal a également ordonné la réparation par le producteur au profit de la créatrice de la page Facebook supprimée, du préjudice moral subi en tenant compte de l’investissement humain réalisé par celle-ci dans l’animation de ladite page, à hauteur de 10.000€.

TGI Paris, 3ème chambre, 4ème section, 28 novembre 2013

Viviane Gelles

Le droit du référencement: rappel de quelques regles applicables

Google Suggest, Google Adwords : le moteur de recherche Google étant le principal acteur dans le domaine du référencement, c’est tout naturellement que la jurisprudence se positionne depuis quelques années sur les services proposés par ce géant et la manière dont les acteurs du monde économique les utilisent, pour préciser le cadre juridique applicable au droit du référencement.

Toutefois, en dehors de ces aspects là, les concurrents se livrent également une guerre sans merci, sans recourir aux services de Google, mais s’exposent, là encore, à des risques juridiques mettant en cause leur responsabilité délictuelle au titre, notamment, de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Nous vous proposons ci-après un rappel des principales règles applicables dans ces différents domaines.

1 – La réservation de mots-clés via le service Google Adwords
Adwords est le nom du service publicitaire proposé par Google, permettant d’afficher des annonces publicitaires ciblées en fonction des mots-clés tapés par l’internaute ou de son comportement de navigation.

Les mots-clés sont achetés par les annonceurs.

La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur la responsabilité des annonceurs ayant réservé des mots-clés correspondant à des signes distinctifs exploités par leurs concurrents (marque, dénomination sociale, …).

La jurisprudence communautaire

Dans une décision ouvrant la voie de la jurisprudence nationale, la Cour de Justice de l’Union Européenne a relevé que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à [ladite] marque, que cet annonceur a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas, ou permet seulement difficilement, à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers ».

La Cour invite les juridictions nationales à apprécier au cas par cas, si les faits du litige dont elles sont saisies permettent de déterminer les cas où « l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque », auquel cas ledit titulaire doit être habilité à interdire l’affichage d’annonces de tiers que les internautes risquent de percevoir, erronément, comme émanant de lui.

La jurisprudence française

Dans ce contexte, la jurisprudence française a fait des interprétations diverses de cet arrêt important.

 Favorables à l’annonceur concurrent

La Cour d’appel de LYON, dans un arrêt du 29 janvier 2013 , a rappelé que « le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ».

Il s’agissait d’un litige opposant la société SOLUTIONS, accusée de s’être livrée à des actes de concurrence déloyale, à son concurrent COBRASON.

Chaque fois qu’un internaute effectuait une recherche sur le moteur de recherche Google à partir du terme « COBRASON », il accédait automatiquement, et sans aucune manœuvre ou manipulation technique de sa part, à une page de résultat diffusant une annonce publicitaire renvoyant vers le site de la société SOLUTIONS.

La société COBRASON reprochait à son concurrent l’utilisation de sa dénomination sociale sous forme de mot-clé, en rappelant qu’ils exerçaient la même activité, ce qui générait, nécessairement, une confusion entre leurs sites Internet respectifs aux yeux de la clientèle potentielle considérée et provoquait, de ce seul fait, un détournement déloyal de clientèle.
Cette décision importante vient confirmer la jurisprudence antérieure dans ce sens .

La Cour de cassation, dans un arrêt précédent, avait ainsi estimé « chaque annonce était suffisamment précise pour permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne provenaient pas de la société AUTO IES ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement, mais au contraire d’un tiers, par rapport au titulaire des marques, ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque » .

 Favorables au titulaire des droits

Dans une décision du 22 février 2011, la Cour d’appel de MONTPELLIER a considéré que la réservation, par le biais du service Google Adwords, d’un mot-clé correspondant à la marque déposée par un concurrent, constituait une atteinte à la fonction essentielle de la marque.

Elle a relevé qu’il s’agissait, pour la société concernée, d’obtenir un avantage économique consistant à faire connaître ses propres produits à l’internaute désireux de trouver des informations et des offres sur les produits du titulaire de la marque et, par là même, à lui proposer une alternative par rapport aux produits couverts de la marque et ainsi, de détourner les internautes sur son propre site.

La Cour de Cassation a également relevé que « l’insertion dans le moteur de recherche Google du mot clé correspondant à une marque déposée, déclenchait l’apparition immédiate et simultanée, tant des résultats de recherches traditionnels que de liens commerciaux comportant des annonces publicitaires pour des produits Advance et renvoyant à des adresses de sites Internet qui ne permettaient pas d’identifier l’annonceur, alors que, dans le même temps, le signe PCA restait affiché dans la fenêtre affectée à la recherche et qu’en l’état de ces constatations, la Cour d’appel a légitimement fait ressortir l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des produits commercialisés par les deux entreprises ».

En conclusion, si le droit français n’exige en principe, pour condamner un tiers sur le terrain de la contrefaçon d’une marque, qu’une simple reproduction ou imitation de celle-ci dans la vie des affaires, la jurisprudence actuelle semble, s’agissant de la problématique des adwords, s’écarter de cette règle pour définir un régime de responsabilité plus favorable à l’annonceur.

Cette analyse a également été confirmée par le Tribunal de grande instance de Paris , dans un litige opposant un établissement de formation en matière de sécurité routière exerçant sous l’enseigne ASCUR à la société PROTAGORAS à laquelle il était reproché l’utilisation du nom « ASCUR » à titre de mot-clé dans le cadre du référencement promotionnel de son site Internet.

Relevant que l’annonce diffusée sur la page de résultats ne permettait pas à l’internaute de savoir qui était l’éditeur du site, dès lors que la société PROTAGORAS n’avait recours qu’à des termes génériques et descriptifs des services proposés et que le nom du site lui-même ne permettait pas d’identifier l’origine des services proposés d’une part, et que, d’autre part, la page d’accueil du site ne permettait, à aucun moment, à l’internaute d’identifier facilement qu’il s’agissait de services différents de ceux proposés par l’établissement ASCUR, le Tribunal a considéré ces éléments comme caractérisant une atteinte à la fonction d’identification de la marque, « le risque de confusion de l’internaute étant démontré tant par le flou de l’annonce du lien commercial sur la page de résultats du moteur de recherche, que par la généralité des textes sur le site, qu’encore sa présentation qui laisse croire à l’existence d’un site centralisateur de tous les stages de récupération de points ».

2 – Questions juridiques attachées au service Google Suggest
Le moteur de recherche Google propose un service de saisie semi-automatique des requêtes des internautes, présenté comme devant permettre à ceux-ci de rechercher rapidement des informations en leur proposant des requêtes de recherche similaires à la leur.

Ce service a été à l’origine de différentes affaires opposant des personnes morales ou physiques à la société américaine à laquelle ils reprochaient l’association, à leur nom, de termes gênants tels que « escroc », « arnaque », etc.

Dans un arrêt du 9 décembre 2009 , la Cour d’appel de Paris avait confirmé que le rapprochement, dans une même expression, du nom d’une société avec le mot « arnaque », c’est-à-dire d’un comportement pénalement répréhensible, portait atteinte à l’image et à la réputation de la personne concernée.

Elle avait aussi relevé que, contrairement à ce que soutenait Google, l’utilisateur moyen du moteur de recherche, ne savait pas parfaitement que Google Suggest ne propose que des requêtes tapées avant lui par d’autres internautes, classées par ordre de popularité, et pouvait interpréter cette donnée comme une information relative à la personne concernée.

L’absence totale d’avertissement préalable informant l’internaute du mode d’établissement de cette liste était ainsi considérée comme fautive et engendrant un préjudice pour la victime d’un tel rapprochement.

Pourtant, plus récemment, la Cour de cassation saisie d’une affaire similaire , a retenu que « la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l’affichage des mots-clés qui en résulte, est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche, d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome, au-delà leur simple juxtaposition et de leur fonction d’aide à la recherche ».

La Cour exonère ainsi Google de toute responsabilité à cet égard. Il conviendra d’être vigilant sur les autres décisions qui pourraient être rendues en la matière.

3 – La concurrence déloyale et le parasitisme : les risques d’un référencement « borderline »

L’article 1382 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

C’est sur ce fondement que sont introduites les actions mettant en cause la responsabilité civile délictuelle sur le terrain, notamment, de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

En matière de droit du référencement, il s’agirait de démontrer non seulement l’existence d’une faute commise par un concurrent dans le but, notamment, d’améliorer son référencement, mais également le préjudice qu’il subit et le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice ainsi subi.

Dans le domaine du référencement, différentes fautes peuvent être reprochées au concurrent :

– l’insertion de mots-clés correspondant aux marques ou dénominations sociales d’un concurrent dans les métatags du site Internet ou leur insertion, de manière cachée, dans les pages du site,
– la réservation d’un nom de domaine proche de celui d’un concurrent et renvoyant sur le site du réservataire malveillant,
– la mise en place de sites satellites n’offrant, en tant que tels, aucun service sinon celui de renvoyer vers le site principal d’un acteur économique afin d’améliorer son référencement en trompant les moteurs de recherche.

Dans ces différents cas, ce sont les règles applicables au droit de la concurrence déloyale et au parasitisme qui s’appliqueront.

Il s’agira aux juridictions saisies d’apprécier si les agissements du concurrent revêtent un caractère loyal ou dépassent ce qui est admis en matière de concurrence entre opérateurs économiques.

La jurisprudence a eu l’occasion de condamner une agence immobilière ayant utilisé sous forme de mots-clés, sur son propre site Internet, l’un des signes distinctif de son concurrent en relevant que cette agence avait ainsi « fait preuve d’une évidente malice et créé une ambigüité susceptible de générer une confusion dans l’esprit de la clientèle » .

En matière de parasitisme, la jurisprudence considère, de manière constante que « pour qu’il y ait parasitisme, il faut que soit préalablement établi l’existence d’une technique ayant nécessité des efforts tant intellectuels que financiers importants, ou d’un nom commercial jouissant d’une réputation ou d’une notoriété particulière, résultant notamment d’une publicité très onéreuse et quasi permanente et représentant une valeur économique importante en soi » .

Le parasitisme se définit selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».

Ainsi, nombreux sont les comportements déviants susceptibles d’être réprimés.

Attention arnaques aux noms de domaine en Asie

Nous constatons depuis quelques années une explosion de ce type d’arnaque : un organisme ayant déposé une marque (le plus souvent une marque communautaire) reçoit, de la part d’un bureau d’enregistrement situé en Asie (Chine la plupart du temps), un avertissement lui indiquant qu’un tiers a manifesté sa volonté de déposer le nom de domaine (avec une extension asiatique) correspondant à la marque en question. Par égard pour le titulaire de la marque, le bureau d’enregistrement propose à ce dernier de bloquer l’enregistrement sollicité par le tiers. Alors même que le titulaire de la marque ne dispose en réalité, du fait du caractère territorial de la protection attachée aux marques, d’aucune protection dans cette zone géographique.

Dans l’hypothèse où l’organisme ferait part de son intérêt pour ledit nom de domaine, il est fréquent que son prix grimpe alors soudainement!

Prudence donc, avant de donner suite à ce type de sollicitation.

Plusieurs options s’offrent au titulaire de la marque :

– dans l’hypothèse où il aurait un intérêt commercial dans la zone asiatique, procéder à l’enregistrer des noms de domaine pertinents dans cette zone, auprès d’un autre bureau d’enregistrement, au prix du marché, afin d’éviter toute surenchère,
– s’il n’a pas d’intérêt commercial ou stratégique prochain dans cette zone, s’abstenir de donner suite à cette sollicitation.

Viviane Gelles

Conflit entre marque et nom patronymique.

Un professionnel peut souhaiter utiliser son propre nom patronymique pour exploiter son activité. Que se passe-t-il s’il existe déjà une marque identique ?

L’article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire, comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est (…) le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ».

L’exception posée par l’article L713-6 en faveur des dénominations sociales peut être étendue aux noms de domaine, conformément à une décision de la Cour de Cassation en date du 21 juin 2011.

Ce texte suppose la réunion de trois conditions dont notamment la bonne foi et l’absence de risque de confusion.

L’analyse de la jurisprudence nous donne quelques éléments pour apprécier ces notions.
Ainsi, dans une décision de la Cour d’Appel de Bordeaux du 12 novembre 2001, les Juges ont relevé que la mauvaise foi n’était pas établie lorsqu’il était constant que la société attaquée bénéficiait d’une marque déposée depuis plusieurs décennies et que les deux marques avaient cohabité sans difficulté pendant de nombreuses années.

La juridiction relevait également que les droits reconnus au titulaire de la marque antérieure ne faisaient pas disparaître le droit d’un producteur de vins à utiliser le nom de son terroir, même lorsque ce nom avait fait l’objet d’un dépôt antérieur par un concurrent.

L’appréciation de l’absence de risque de confusion peut se fonder sur l’ajout d’un prénom à même de distinguer les signes en présence (CA de Paris 19/10/2005) ou sur l’utilisation d’un graphisme distinct de celui utilisé pour la marque (TGI de Paris 26/09/2006), l’élément graphique devant, notamment, exclure toute prépondérance du terme contesté.